PROCESO 79-IP-2013

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 079-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literal a), 136 literal a), 224, 225, 228 y 229 de la Decisión 486, los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú. Marca: “CRYSTALTALK” (denominativa). Expediente Interno: Nº 1860-2011.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, el 25 de abril de 2013, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 007-2013-SCS-CS, de 29 de enero de 2013, recibido vía courier el 13 de marzo de 2013, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 1860-2011.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.

      Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, de la República del Perú.

      Tercero interesado: MOTOROLA INC.

   2. Determinación de los hechos relevantes:

      – El 23 de junio de 2006, Motorola Inc. solicitó el registro de la marca CRYSTALTALK (denominativa) para distinguir productos de la Clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza.

      – El 5 de septiembre de 2006, la actora formuló oposición en base a su marca notoria CRISTAL.

      – El 31 de mayo de 2007, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI emite la Resolución Nº 008997-2007/OSD-INDECOPI, declarando infundada dicha oposición, e inscribe en el registro de marcas a favor de Motorola INC. la marca de producto constituida por la denominación CRYSTALTALK en la Clase 09.

      – La actora formuló apelación en contra de dicha resolución administrativa, recurso que fue resuelto mediante Resolución 0006-2008/TPI-INDECOPI, de 31 de enero de 2008, que confirmó la Resolución Nº 008997-2007/OSD-INDECOPI.

      – La actora interpone acción contenciosa administrativa ante la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso de la Corte Superior de Lima. En primera instancia, se decidió declarar infundada la demanda.

      – La actora interpone el recurso de apelación y, en segunda instancia, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, decidió confirmar la sentencia apelada que declara infundada la demanda.

      – Finalmente, la sociedad Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. interpone el recurso de casación ante la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia. Alegó la infracción normativa por interpretación errónea del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, pues la recurrida desconoce la protección especial o reforzada que merece toda marca notoria, sustentando su fallo en la existencia de una supuesta limitación en el alcance de la protección de las marcas notorias y la negación de la existencia de los riesgos de confusión y dilución que la recurrente ha denunciado.

   3. Fundamentos de la demanda:

      La sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A, manifestó lo siguiente:

      – La notoriedad de la marca CRISTAL, que ha sido reconocida en más de una oportunidad por el INDECOPI, no admite discusión. Tal carácter ha sido reconocido en las resoluciones impugnadas, por lo que no existe duda al respecto. Y la marca notoria, por el sólo hecho de alcanzar dicha condición, merece la protección reforzada prevista en el artículo 136, inciso h), de la Decisión 486, esto es, “cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo”.

      – La marca notoriamente conocida CRISTAL merece la protección especial prevista para este tipo de marca y el principio de especialidad no aplica a este caso, es decir, su protección es contra cualquier signo similar independientemente de los productos que distinga y no sólo frente al riesgo de confusión o asociación sino también de dilución de su fuerza distintiva o valor comercial.

      – Empero, como se aprecia de las resoluciones impugnadas, la Administración rechaza la posibilidad de un riesgo de confusión en el presente caso precisamente debido a que mientras el signo solicitado se encuentra dirigido a distinguir productos de la Clase 9, la marca notoria CRISTAL distingue cervezas de la Clase 32, lo que evidentemente no es correcto.

      – Aún en ausencia de riesgo de confusión, la marca CRISTAL es merecedora de protección del fenómeno de dilución debido a que de accederse al registro de marcas idénticas o similares (aun cuando distingan productos o servicios distintos) corre el riesgo de diluirse, de perder la mayor parte de su magia y su poder de atracción. En consecuencia, siendo CRISTAL una marca notoria es procedente su protección frente al riesgo de dilución que se daría por el uso de la marca CRYSTALTALK.

      – Existe una ejecutoria de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de fecha 5 de julio de 2005, que reconoce que el carácter notorio de la marca CRISTAL la hace merecedora de una protección reforzada en relación con las demás marcas de manera que va más allá de la especialidad; por lo que sobre dicha base la Sala Constitucional estimó la imposibilidad de registro de la marca KRISTAL PLUS para distinguir productos de la Clase 3.

      – La primera partícula del signo solicitado CRISTALTALK contiene íntegramente de forma cuasi idéntica a la única denominación de la marca CRISTAL, variando únicamente la “I” por la “Y”, las cuales sin embargo tienen el mismo sonido, lo cual les genera una identidad fonética, y si bien es cierto que el signo solicitado además contiene la partícula TALK, al estar colocada al final no es capaz de generar diferencias que eviten el riesgo de confusión en el consumidor sobre el origen, debido a que el consumidor podría pensar que se trata de una variación de la marca CRISTAL de la demandante, teniendo ambos un origen común o que entre las empresas existe una vinculación económica.

      – La Sala del INDECOPI al pronunciarse sobre el riesgo de dilución de la marca señala que de acuerdo con la doctrina y jurisprudencia comparada la figura de dilución sólo se aplica a marcas de alto renombre o renombradas, es decir, aquellas que gozan de una notoriedad preeminente, siendo la forma típica y tradicional de dilución la utilización del mismo signo o uno muy parecido en productos o servicios completamente diferentes, no existiendo riesgo de dilución al no hallarse presente el requisito de que la marca notoria sea excepcional pues la marca CRISTAL no es una marca de fantasía sino que tiene varios significados en el idioma español. Al respecto, la actora sostiene que dicha conclusión no es correcta pues la existencia de diversos significados de la palabra CRISTAL no justifica la desprotección de dicha marca contra el riesgo de dilución.

   4. Fundamentos de la contestación a la demanda:

      El INSTITUTO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), manifestó lo siguiente:

      – Respecto al argumento de la actora de que no resultaría posible poner en discusión la condición de notoria de la que gozaría la marca CRISTAL: La Administración en ningún momento ha puesto en discusión la condición de notoria de la marca CRISTAL, al contrario la ha reconocido expresamente en la resolución impugnada.

      – Respecto al argumento de la actora de que el signo solicitado a registro estaría comprendido en la prohibición prevista en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 al tratarse de una transcripción de su marca CRISTAL: Dicha afirmación de la actora es falsa pues no basta de que un signo resulte ser la transcripción de un signo notoriamente conocido para denegar su registro, sino que la prohibición de registrarlo se encuentra condicionada por la propia norma al cumplimiento de determinados supuestos, esto es, que sea susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con la marca notoria, un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

      – Respecto al argumento de la actora que con el registro de la marca CRYSTALTALK la notoriedad de la marca CRISTAL se vería afectada por el riesgo de dilución: En el presente caso, no se encuentra presente el requisito de que la marca renombrada sea excepcional o tenga un carácter especial, ya que la marca CRISTAL no es una marca de fantasía sino que tiene varios significados en el idioma español, lo que explica que forme parte de varias marcas registradas en distintas clases, entre ellas la Clase 09.

      – Respecto a la ejecución suprema expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, de fecha 5 de julio de 2005: Dicha resolución no puede ser aplicada al caso de autos en el que se impugna la Resolución 0006-2008/TPI-INDECOPI la cual fue expedida al amparo de la Decisión 486 y no del DL 823 (en función del cual se expidió la ejecutoria citada), norma que si bien se mantiene vigente tiene disposiciones que no resultan aplicables por resultar incompatibles con disposiciones de la Decisión 486, en especial con la referida en su artículo 136 inciso h).

   5. Fundamentos del tercero interesado

      El tercero interesado MOTOROLA INC. contesta la demanda señalando lo siguiente:

      – No existe riesgo de confusión entre los signos confrontados, ya que distinguen productos diferentes de las Clases 9 y 32.

      – El signo solicitado CRYSTALTALK no es una transcripción de la...