PROCESO 76-IP-2015

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 76-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia. Actor: SIX CONTINENTS HOTELS, INC. Marca: “HOTEL ÍNDIGO” (denominativa). Expediente Interno: 2009-00334.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 29 días del mes de abril del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 116 de 26 de enero de 2015, recibido vía correo electrónico el 27 de enero del mismo año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00334.

El Auto de 1 de abril de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. Antecedentes

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: SIX CONTINENTS HOTELS, INC.

      Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA

      SANZÍN S.A.

   2. Hechos:

   1. El 26 de febrero de 2007, la sociedad SIX CONTINENTS HOTELS solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca HOTEL ÍNDIGO (denominativa) para distinguir “servicios de hotel, servicios de alojamiento temporal; servicios de reserva para alojamiento en hotel y para otro alojamiento; información sobre festivos y plantación relativa a alojamiento; servicios de bar; servicios de salón de fiestas y de club nocturno; servicios de café, servicios de restaurante y de cafetería; servicios de hotelería para la provisión de alimentos y bebidas, provisión de instalaciones para conferencias, reuniones y exhibiciones; servicios de gestiones de ingreso y de salida de hotel; servicios de información electrónica relativo a hoteles; servicios de asesoría y consultoría relativo a los anteriores y demás servicios” comprendidos en la Clase 43 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, la Clasificación Internacional de Niza).

   2. Publicada dicha solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad SANZÍN S.A. formuló oposición a la misma, con fundamento en que es titular de la marca ÍNDIGO (denominativa) para distinguir servicios de restaurante (alimentación); hospedaje temporal, y demás servicios comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. Mediante Resolución 36560 de 29 de setiembre de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada por la sociedad SANZÍN S.A. y denegó el registro de la marca solicitada.

   4. La sociedad SIX CONTINENTS HOTELS, INC. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos mediante Resoluciones 48029 y 55017, de 25 de noviembre de 2008 y de 23 de diciembre de 2008, respectivamente, en el sentido de confirmar la decisión inicial, esto es la Resolución 36560 de 29 de setiembre de 2008.

   5. El 20 de mayo de 2009, SIX CONTINENTS HOTELS, INC. presenta demanda ante el Consejo de Estado a fin de anular las mencionadas resoluciones administrativas.

   3. Argumentos de la demanda:

   6. SIX CONTINENTS HOTELS, INC. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

      - La Administración violó lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 al denegar el registro de la marca solicitada.

      - La marca solicitada está dirigida a distinguir servicios hoteleros, lo cual se evidencia por la denominación HOTEL que forma parte de la marca solicitada y de la cual no puede prescindir cuando sea efectivamente usada en el mercado.

      - Si bien la palabra HOTEL podría calificarse de evocativa o descriptiva, no por ello deja de tener total incidencia en el cotejo, pues brinda una connotación especial al signo. Dicha palabra informa al consumidor sobre los servicios que distingue y a su vez permite diferenciarla de otros signos que incluyen la expresión ÍNDIGO, que están destinados a distinguir actividades distintas y dirigidas a un público objetivo distinto.

      - El hecho que los servicios de restaurantes y los servicios hoteleros estén comprendidos en la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no determina que éstos sean confundibles.

   4. Argumentos de la contestación a la demanda:

   7. La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO contestó la demanda señalando lo siguiente:

      - La palabra ÍNDIGO que forma parte del signo solicitado es idéntica ortográfica y fonéticamente a la marca de la opositora ÍNDIGO (denominativa).

      - La expresión HOTEL que también forma parte del signo solicitado no es determinante para concluir que el mencionado signo es lo suficientemente distintivo, pues consiste en una expresión de carácter genérico en relación con los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

   8. SANZÍN S.A. contestó la demanda señalando lo siguiente:

      - La expresión HOTEL no puede ser apropiada en forma exclusiva, dado que se trata de una palabra de uso común para los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, esa expresión debe ser excluida al momento de que se realiza el examen comparativo entre los signos en conflicto.

      - La marca solicitada HOTEL ÍNDIGO (denominativa) es confundible con la marca ÍNDIGO (denominativa) registrada a su favor, desde el punto de vista visual/ortográfico, fonético y conceptual.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   9. La corte consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136[1] literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada.

3. CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza. Riesgo de confusión directa, riesgo de confusión indirecta y riesgo de asociación. Reglas para el cotejo de marcas.

   2. Comparación entre signos denominativos simples y compuestos.

   3. Palabras de uso común, descriptivas y genéricas en la conformación de marcas.

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA: LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, RIESGO DE CONFUSIÓN INDIRECTA Y RIESGO DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA EL COTEJO DE MARCAS.

   10. En el presente proceso, la sociedad SIX CONTINENTS HOTELS, INC. solicitó el registro de la marca HOTEL ÍNDIGO (denominativa) para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. SANZÍN S.A. formuló oposición contra la mencionada solicitud sobre la base de su marca ÍNDIGO (denominativa), registrada dentro de la misma Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

   11. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reitera que:

       La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

       Este Tribunal al respecto ha señalado: ‘La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca’.[2]

       Ha...