PROCESO 76-IP-2001

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 782
• Número de registro: 76-IP-2001
• Fecha de publicación: 15 Abril 2002
• Sección: Procesos
• Año: 2002
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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PROCESO 76-IP-2001

Interpretación prejudicial de los artículos 56, 58 literales a) y g) y 62 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actora: CANALI S.P.A. Marca: “CANALI”. Expediente Interno Nº 3257.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los tres días del mes de abril del año dos mil dos. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero doctor Manuel S. Urueta Ayola.

VISTOS:

Que en el expediente recibido por este Tribunal el 27 de noviembre del 2001 junto con el oficio Nº 2147 de 18 de octubre del mismo año, no obraba la solicitud sobre interpretación prejudicial anunciada por el compareciente, situación que produjo el incumplimiento de las condiciones y requisitos para la formulación de la consulta determinados por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, por lo que el Organismo, por medio de auto de 23 de enero del 2002, dispuso que el Consejo de Estado de la República de Colombia regularice la consulta formulada, ajustándola a las exigencias aludidas, de conformidad con lo previsto en el artículo 52 del Estatuto de este Tribunal.

Que la nueva solicitud relativa a la interpretación pedida, recibida el 18 de febrero del 2002 en respuesta al auto de este Tribunal en el cual dispuso la regulación de la consulta, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite.

ANTECEDENTES

1. Las Partes

Comparece en calidad de demandante la sociedad CANALI S.P.A., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se constituye en tercero interesado, la sociedad TEXTRON LTDA.

2. Acto demandado

La sociedad CANALI S.P.A. demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de la Resolución Nº 002242, de 23 de marzo de 1990, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, por la cual se concedió registro para la marca “CANALI” en favor de la sociedad TEXTRON LTDA. y por el término de cinco (5) años, para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Hechos relevantes

Como hechos relevantes para la interpretación, la instancia nacional consultante ha señalado los siguientes:

a) Los hechos

1. El 16 de diciembre de 1986, la sociedad TEXTRON LTDA. con domicilio en Santafé de Bogotá D.C., República de Colombia, solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca “CANALI”, para distinguir productos comprendidos en la Clase Internacional Nº 25.¹

2. El 31 de mayo de 1988, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, después del correspondiente estudio, ordenó su publicación.

3. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 340, de 1º de diciembre de 1988.

4. El 23 de marzo de 1990, una vez vencido el plazo para que terceros interesados presenten observaciones al registro de la denominación “CANALI”, sin que estas fueran formuladas, la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia concedió el registro de marca, mediante la Resolución Nº 002242, en favor de TEXTRON LTDA.

5. El 16 de diciembre de 1991, la sociedad CANALI S.P.A., presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia solicitud de registro de la marca comercial CANALI, para distinguir productos comprendidos en la clase Nº 25 de la Clasificación Internacional.

6. La sociedad CANALI S.P.A. con domicilio principal en Milán, Italia, sostiene al respecto ser propietaria de la marca CANALI; que obtuvo su registro el 9 de enero de 1968, renovado el 19 de noviembre de 1987 con vigencia hasta el 19 de noviembre del año 2007. Expresa que el 27 de abril de 1993 obtuvo registro también en Bolivia, bajo el Nº 54719-C, vigente hasta el 27 de abril del 2003.

7. La sociedad TEXTRON LTDA, luego de conocer la existencia de la marca “CANALI”, dirigió cartas a CANALI S.P.A., con el fin de proponer la venta de la marca de su propiedad y obtener Licencia exclusiva para el uso de esa denominación en Colombia, con derecho de exportar a Venezuela.

8. La sociedad TEXTRON LTDA., al obtener respuesta negativa de parte de la sociedad CANALI S.P.A., se ha dirigido al apoderado de la firma actora, manifestándole su interés en adquirir la técnica de la misma y a su vez transferirle el registro obtenido en Colombia, a cambio de un contrato de licencia, remunerado con una regalía anual a convenir.

9. La sociedad TEXTRON LTDA. utiliza la marca CANALI acompañada de las expresiones “ITALY” y “é moda”, induciendo de esta forma, según se expresa, a error al público consumidor.

10. El apoderado de CANALI S.P.A. afirma que TEXTRON LTDA. tiene por costumbre imitar nombres ya registrados como es el caso de CARTIER, registro que se encuentra demandado por la firma CARTIER INTERNATIONAL B.V. verdadera titular de dicha expresión, al igual que el nombre comercial TEXTRON LTDA., que constituye una imitación del nombre comercial de la compañía norteamericana TEXTRON, INC., la cual tiene en Colombia registros distinguidos con los certificados Nº 28.494 y 79.452.

b) Escrito de demanda

La sociedad CANALI S.P.A., al fundamentar su demanda y a través de apoderado, considera como violados los artículos 56, 58 literales a) y g), y 62 de la Decisión 85.

Argumenta que “La Sociedad CANALI S.P.A., es propietaria de la marca CANALI en varios países del mundo, siendo ésta reconocida como una marca notoriamente conocida, desde mucho antes de presentada la solicitud que concluyó con la concesión del registro que ahora se impugna; notoriedad que es reconocida por la totalidad de los consumidores de los productos por ellos elaborados”.

Manifiesta que está siendo violado el artículo 56, por cuanto la marca CANALI frente a la marca CANALI de su propiedad no es novedosa ni visiblemente distintiva.

Señala que “la Decisión 85 considera que la existencia de una marca notoria impide el registro de una marca para productos idénticos o similares. El problema en el caso de la marca CANALI, que es una marca notoriamente conocida, se refiere a la derogación del principio de la territorialidad, toda vez que, la marca notoria CANALI de propiedad de mi mandante y la marca equivocadamente concedida por la División de Propiedad Industrial distinguen productos ubicados en la misma clase, esto es en la clase 25 del nomenclador”.

Sostiene que la sociedad TEXTRON LTDA., ha pretendido vender la marca a su legítimo titular a cambio de obtener una licencia exclusiva de uso y que el propio nombre comercial de esa empresa “no es más que una vulgar imitación” de la compañía norteamericana TREXTRON, INC.

Expresa que la marca colombiana CANALI reproduce las marcas CANALI de su mandante, afirmando: “En efecto la marca “CANALI” de CANALI S.P.A. consiste en la figura formada por la expresión CANALI en letras características de la imprenta mayúscula, en caracteres masivos típicos oscuros cuando el fondo es claro, y típicos claros cuando el fondo es oscuro. Por su parte la marca registrada Colombiana “CANALI” de TEXTRON LTDA., como antes se dijo, de carácter eminentemente nominativo, imita en forma idéntica el tipo de letra, los colores, la disposición de los caracteres masivos y en general el cuerpo de la figura original de mi representada CANALI S.P.A., en toda su publicidad, anuncios...