PROCESO 062-IP-2009

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 062-IP-2009

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales e) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio del artículo 135 literales b) y g) de la misma Decisión.

Signo: BIG COLA (nominativo).

Actor: sociedad GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A.

Proceso interno Nº 2004-0244.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos del mes de septiembre del año dos mil nueve.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del proceso interno Nº 2004-0244;

El auto de 11 de junio de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y;

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Terceros interesados: sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. y sociedad PANAMCO COLOMBIA S.A.

b) Hechos

  1. El 6 de septiembre de 2002, la sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo BIG COLA (nominativo) para distinguir productos amparados en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

  2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 527, de 30 de abril de 2003, al que presentaron oposiciones las sociedades PANAMCO COLOMBIA S.A. y GASEOSAS POSADA TOBÓN argumentando falta de distintividad del signo por considerarlo genérico y descriptivo.

  3. Por Resolución Nº 23418, de 27 de agosto 2003, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundadas las oposiciones y negó el registro del signo solicitado BIG COLA (nominativo). La sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

  4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos que por Resolución Nº 030480, de 20 de octubre de 2003, confirmó la decisión contenida en la Resolución impugnada.

  5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que por Resolución Nº 37183, de 30 de diciembre de 2003, revocó la decisión contenida en la Resolución Nº 23418, declaró infundadas las oposiciones y concedió el registro del signo BIG COLA (nominativo) a favor de EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

    c) Fundamentos jurídicos de la demanda

    La sociedad GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A. en la demanda interpuesta manifiesta que:

  6. Con la emisión de la Resolución impugnada la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 135 literales e) y f) de la Decisión 486, “debido a que el estudio de registrabilidad del signo BIG COLA (…) desconoció abiertamente que concurrían los supuestos de hecho que impedían su registro como marca” ya que su concesión “afecta indebidamente el derecho innato de uso común por parte de todos los comerciantes, de las expresiones genéricas y descriptivas”.

  7. Es una empresa que produce y comercializa productos de la Clase 32 “dentro de las cuales se encuentran las bebidas gaseosas, también denominadas COLA” y que “La expresión COLA que forma parte del signo BIG COLA, corresponde a un término genérico tratándose de productos de la clase 32 que pretende identificar. En efecto, esta expresión es comúnmente usada en el mercado para designar la especie de algunos de los productos de la clase treinta y dos (…) como son las ‘bebidas refrescantes’”. Por lo tanto los consumidores “comprenderán igualmente que la expresión COLA no es la marca, sino un genérico que le informa de qué producto se trata, es decir, un elemento de uso común”. Cita varios registros que contienen la denominación COLA.

  8. La EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. “pretende utilizar como marca la propia denominación genérica para distinguir solamente una clase de GASEOSA ó COLA, es decir, la que él comercializaría”.

  9. BIG COLA “no puede ser una marca de fantasía porque sí tiene un contenido conceptual (…). Ello es claro porque la palabra BIG es una expresión del idioma inglés que traducida al español significa ‘gran, grande, voluminoso’, significado que es comúnmente conocido (…) por lo que aplicado a la palabra COLA, resulta ser un término descriptivo de la bebida COLA que identificaría, pues como ADJETIVO CALIFICATIVO, está describiendo una de las características del producto, su tamaño y calidad (…) la idea que BIG COLA transmite de forma directa al consumidor es que se trata de una GASEOSA DE GRAN TAMAÑO” por lo tanto “El conjunto formado por las expresiones BIG COLA NO se traduce en una expresión con significado propio y poder distintivo suficiente”.

  10. “(…) la palabra BIG es completamente descriptiva, pues está indicando claramente que corresponde al tamaño de una bebida ‘cola’, como comúnmente se conocen en el mercado a las bebidas gaseosas (…)”.

  11. Se violó el artículo 134 de la Decisión 486 en vista de que la expresión BIG COLA es “un signo carente de distintividad”, motivo por el cual, también, se violó el artículo 135 literales a) y b) de la Decisión 486.

    d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

    La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que:

  12. Con la expedición de la Resolución impugnada “no se ha incurrido en violación de normas comunitarias contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

  13. “Efectuado el examen en conjunto de la marca ‘BIG COLA’ (Nominativa) para distinguir productos de la clase 32, se concluye que no está incursa en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 486, y en consecuencia, cumple con los requisitos establecidos en la norma comunitaria para ser registrada como marca”.

  14. La expresión BIG COLA (nominativa) “goza del elemento de distintividad de que trata la norma comunitaria y además no conllevaría al consumidor a confusión y a engaño acerca de las características, calidad y otras propiedades de los productos de que trata el ramo o línea de las gaseosas, y contrario a lo afirmado por parte actora, de ninguna manera significa GASEOSA GRANDE, ya que su verdadero significado es COLA GRANDE, y el consumidor medio lo va a solicitar como ‘BIG COLA’ en su conjunto y no de manera fraccionada como lo pretende la parte actora”.

  15. BIG COLA (nominativa) “no constituye la designación común o usual para las aguas minerales, gaseosas, zumos de frutas u otras bebidas no alcohólicas, como tampoco es una expresión genérica que conlleve en el consumidor la idea inmediata de que se trata de agua mineral gaseosas, zumo de frutas u otra bebida no alcohólica”, por lo que “el acto administrativo acusado no vulnera el artículo 135, literales b), e) y g) de la Decisión 486 (…)”.

    La sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L., tercero interesado en el proceso, contesta la demanda diciendo:

  16. Que en el caso de autos “BIG COLA es una expresión compuesta por dos palabras, las que tomadas en su conjunto no consisten exclusivamente en un signo genérico para los productos por ella protegidos”.

  17. Que los signos deben ser analizados en su conjunto sin ser fraccionados y que el demandante “fracciona o mutila el signo para concluir que la expresión BIG es descriptiva de la cantidad –lo trata como un adjetivo calificativo- y que la expresión COLA es descriptivo (sic) de las bebidas gaseosas, y por esa vía concluye (…) la irregistrabilidad de BIG COLA”.

  18. “si bien la Superintendencia (…) entendió el signo BIG COLA como una expresión de fantasía, ésta también puede ser entendida como una marca o signo débil, pero no por...

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