PROCESO 080-IP-2009

Emisor:Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
 
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PROCESO 080-IP-2009

Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, de los artículos 83 literal e), 84, así como, de la Disposición Transitoria Primera y el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 01 de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Quito, República del Ecuador. Actor: PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. (actualmente PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.). Marca: “BELMONT” (mixta). Expediente Interno: Nº 6696-NRG.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 28 días del mes de agosto del año dos mil nueve.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 228 TDCA-1S, de 14 de mayo de 2009, recibido en este Tribunal el 18 de mayo de 2009, la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 01 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador, solicita la Interpretación Prejudicial del artículo 71 de la Decisión 313, así como, de los artículos 81 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 6696-NRG.

  1. Antecedentes

  2. Las partes

    Demandante: PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. (actualmente, PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.).

    Demandado: Director Nacional de Propiedad Industrial, Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual y el Procurador General del Estado de la República del Ecuador.

    Tercero interesado: C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCESORES (Venezuela).

    1.2. Hechos relevantes

    1. Los hechos:

    El 03 de octubre de 1995, mediante solicitud Nº 61769, C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCESORES (Venezuela) solicitó el registro del signo “BELMONT” (denominativo) en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

    Luego de la publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial, PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. (actualmente PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.) observó dicha solicitud de registro en base a sus marcas registradas BELMONT (denominativa) y BELMONT (mixta) de la Clase 34.

    Posteriormente, mediante la Resolución Nº 0971406, del Director Nacional de Propiedad Industrial, se rechazó la observación presentada y se otorgó el registro del signo solicitado, ya que se encuentra registrada la marca BELMONT BOUTIQUE con número de registro 4171-98 para la Clase 25, de propiedad de la solicitante C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCESORES (Venezuela), lo que demuestra que las marcas de la observante y la marca BELMONT BOUTIQUE de la solicitante han coexistido pacíficamente en el mercado sin causar riesgo de confusión.

  3. Fundamentos de la Demanda:

    La demandante PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. (actualmente PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.) señala que:

    - La denominación BELMONT no es susceptible de registro puesto que contraviene lo dispuesto en los artículos 81 y 83 de la Decisión 344, ya que es titular de las marcas registradas BELMONT (denominativa) y BELMONT (mixta).

    - Las marcas registradas a su favor son notorias, por lo que se induciría al público consumidor a error y confusión sobre la procedencia de los productos, lo cual constituiría un acto de competencia desleal que afectaría los derechos de la demandante.

    - Los productos de la Clase 25 que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran relacionados a los que distinguen las marcas registradas, ya que es común en la industria tabacalera utilizar productos de la Clase 25 para promover y publicitar la comercialización de los productos de la Clase 34.

    - Ha solicitado ante el Comité de Propiedad Intelectual del IEPI el recurso extraordinario de revisión, a fin de declarar la nulidad del registro de la marca BELMONT BOUTIQUE con número de registro 4171-98 para la Clase 25, de propiedad de C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCESORES (Venezuela). Por lo tanto, dicho registro no se encuentra concedido en forma definitiva lo que conlleva a la ilegalidad de la Resolución Nº 0971406.

  4. Contestación a la demanda:

    El Director Nacional de Propiedad Industrial se limitó a aducir la negativa pura y simple de los argumentos de hecho y de derecho de la demanda. Agrega que, los signos confrontados han coexistido pacíficamente en el mercado con respecto a la Clase 25 sin causar riesgo de confusión en el público consumidor.

    El Procurador General del Estado expresa que es el IEPI el que debe comparecer directamente a juicio para la defensa de los intereses de la institución demandada.

    El Presidente del IEPI niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

    Tercero Interesado:

    C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCESORES (Venezuela) señala lo siguiente:

    - Existe una caducidad del derecho o extinción del plazo para interponer el recurso contencioso administrativo, de conformidad con el artículo 65 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con el artículo 185 de la Ley Orgánica de la Función Judicial; en este sentido, la demandante se ha excedido en el término para deducir su acción, caducando así su derecho para presentar el recurso.

    - Las marcas registradas no son notorias y no existe conexión competitiva entre las Clases 25 y 34.

    - Alega derechos anteriores sobre la denominación BELMONT, ya que es titular de la marca BELMONT en varios países, siendo que en Venezuela sus registros datan de marzo de 1962, ya que es miembro del grupo de compañías de las Industrias BAT (British American Tobacco), la cual con sus subsidiarias y asociadas cubren más de 45 países en los cinco continentes y 160 mercados de tabaco y cigarrillos en el mundo, gozando de una gran notoriedad y fama mundial.

    - En Ecuador, es titular de 30 marcas BELMONT en las diversas Clases de la Clasificación Internacional de Niza.

    - Alega la aplicación del artículo 83 literal d) de la Decisión 344, ya que ha solicitado el registro de la marca como legítimo titular de la marca notoriamente conocida BELMONT.

    CONSIDERANDO:

  5. Competencia del Tribunal.

    Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina.

    Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 01 de julio de 2009.

  6. Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas.

    La Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 01 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador, solicita la interpretación prejudicial del artículo 71 de la Decisión 313, así como, de los artículos 81 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344.

    Sin embargo, la solicitud de registro fue presentada el 03 de octubre de 1995, en plena vigencia de la Decisión 344, por lo que no procede interpretar la Decisión 313. Por lo tanto, este Tribunal interpretará los artículos 81 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344; y, de oficio, los artículos 83 literal e), 84, así como, la Disposición Transitoria Primera y el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486.

    En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

    DECISIÓN 344

    (…)

    DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

    Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

    Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

    (…)

    Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

    a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

    (...)

    d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos..

    Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

    e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro.

    Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; (…)

    Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

    a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

    b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

    c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

    d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

    (…)

    .

    DECISIÓN 486

Artículo 172 “No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.”

(…)

Disposición Transitoria Primera

Todo derecho de propiedad industrial válidamente...

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