PROCESO 67-IP-2009

Emisor:Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
 
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PROCESO 67-IP-2009

Interpretación prejudicial de los artículos 82 literales a) y d), 83 literal a), 84, 94 literal b) y 118 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Interpretación, de oficio, de los artículos 81, 83 literales c), d) y e), 119, 120, 121 y 122 de la misma Decisión y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Actor: TABACALERA ANDINA S.A. TANASA.

Lema comercial: “TOMALO SUAVE”.

Expediente Interno N° 6608-LE.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a uno de julio del año dos mil nueve.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 3 de abril de 2009, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 4 de junio de 2009.

  1. Antecedentes

    El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

  2. Las partes

    La parte demandante es: TABACALERA ANDINA S.A. TANASA.

    La parte demandada la constituyen: EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI), EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, Y EL DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

    El tercero interesado es: BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LTD.

  3. Acto demandado

    La sociedad TABACALERA ANDINA S.A. TANASA., solicita que se declare la nulidad de la Resolución Administrativa No. 0971607 de 21 de julio de 1999, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante la cual resolvió aceptar las observaciones presentadas por BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LTD., rechazando, en consecuencia, el registro del lema comercial “TOMALO SUAVE”, para proteger productos de la clase internacional No. 34, solicitado por la demandante.

  4. Hechos relevantes

    Del expediente remitido por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

    1. Los Hechos

    Entre los principales hechos se encuentran los siguientes:

  5. El 1 de noviembre de 1995, la compañía TABACALERA ANDINA S.A. TANASA solicitó el registro del lema comercial “TOMALO SUAVE” para ser utilizado con la marca de cigarrillos “LIDER” de su propiedad, para proteger productos de la clase internacional No. 34.

  6. El extracto de dicha solicitud se publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 378 de 4 de noviembre de 1997.

  7. El 16 de diciembre de 1997, la compañía BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LTD. presentó observaciones al registro del lema comercial “TOMALO SUAVE”.

  8. Mediante Resolución No. 0971607 de 21 de julio de 1999, el Director Nacional de Propiedad Industrial resolvió aceptar las observaciones presentadas por BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LTD., y, en consecuencia, denegó el registro del lema comercial “TOMALO SUAVE” solicitado por TABACALERA ANDINA S.A. TANASA.

    1. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

      TABACALERA ANDINA S.A. TANASA. solicita la nulidad del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) la solicitud de registro del lema comercial “TOMALO SUAVE” fue presentada por TABACALERA ANDINA S.A. TANASA. el 1 de noviembre de 1995, mientras que el registro de la marca y lema comercial CASINO, TOMALO SUAVE fue solicitado por la sociedad observante con posterioridad, esto es el 10 de noviembre de 1995.

      Por lo expuesto, BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LTD. (…), careció de todo derecho para presentar observaciones, y, en consecuencia, el Director Nacional de Propiedad Industrial no debió tramitar las observaciones planteadas por dicha sociedad y peor aún aceptarlas, violando así expresas normas legales”.

      - “(…) el lema comercial “TOMALO SUAVE” solicitado por mi mandante, conjuntamente con la marca “LIDER” con que será utilizado, constituye una unidad indisoluble, la cual no puede ser separada ni fraccionada, por lo que, no existe similitud al tratarse de un lema compuesto por una combinación de palabras especial y única, que no guarda relación con la marca y lema comercial de la sociedad observante”.

      - “(…) mi mandante presentó la solicitud de registro del lema comercial “TOMALO SUAVE” para ser utilizado con una marca acreditada, famosa y notoriamente conocida como es la marca de cigarrillos LIDER. En efecto, “LIDER TOMALO SUAVE” sí constituye una frase publicitaria original, una locución que permite distinguirla de otras e identificar un producto”.

      - “Dicha marca y el lema comercial “LIDER TOMALO SUAVE” constituyen además una frase evocativa de los productos para los que se va a utilizar, justamente por tratarse de un “slogan” cuya finalidad principal será la de publicitar dichos productos, con sus características o propiedades.

      (…) el lema comercial “TOMALO SUAVE” es una frase que no contraviene disposición legal alguna, por ser original y distintiva, que no es descriptiva respecto de los productos que va a usarse, (…)”.

      - “(…) la marca de fábrica y lema comercial CASINO, TOMALO SUAVE no son notoriamente conocidos en el ámbito comercial. (…) la extensión de su conocimiento en el público consumidor medio, no es suficiente para que constituyan en signos distintivos notorios de los productos que protegen. Tampoco ha sido suficiente la intensidad, ámbito de difusión, publicidad y promoción para que se consideren como notoriamente conocidos en el ámbito comercial (…). Tampoco BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LTD. presentó prueba alguna sobre tal notoriedad”.

      c) Contestaciones a la demanda

      El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), en su contestación a la demanda, expresa:

      - “Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda”.

      - “Me ratifico en la Resolución 0971607, materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional”.

      - “Al momento de dictar sentencia sírvase acoger mis excepciones y rechazar la demanda”.

      El Procurador General del Estado, al contestar la demanda, manifiesta que “el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) es una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, autonomía administrativa, económica, financiera y operativa, cuyo representante legal es su Presidente”; y que, “por lo tanto, corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada”.

      El Director Nacional de Propiedad Industrial, conforme obra del expediente, no contestó a la demanda.

    2. Tercero interesado

      La sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LTD. en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “Negativa general de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda”.

      - “Niego que la “solicitud” de denominación TOMALO SUAVE de TANASA haya sido “presentada” con anterioridad a la marca CASINO TOMALO SUAVE”.

      - “Alego que el lema comercial TOMALO SUAVE en el mercado ecuatoriano e internacional, ha venido usándose por mi representada con la marca CASINO, con anterioridad a la presentación de la solicitud de TANASA. La marca y lema comercial CASINO TOMALO SUAVE son notoriamente conocidas en relación a los productos de la clase 34 y anteriores en uso a sus registros. De ahí, que la empresa TABACALERA ANDINA S.A. pretende aprovecharse de una imagen y esfuerzos productivos, comerciales y publicitarios realizados por mi representada”.

      - “Alego que entre la marca y lema comercial registrados de mi mandante CASINO, TOMALO SUAVE y el signo solicitado como marca de fábrica TOMALO SUAVE de TANASA existen semejanzas suficientes que pueden causar confusión en el público consumidor”.

      CONSIDERANDO:

  9. Competencia del Tribunal

    Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

    Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

    Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 4 de junio de 2009.

  10. Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas

    La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 82 literales a) y d), 83 literal a), 84, 94 literal b), y 118 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; así como del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

    Sin embargo, el Tribunal estima que procede únicamente la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del lema comercial “TOMALO SUAVE” fue presentada el 1 de noviembre de 1995, en vigencia de la Decisión 344 mencionada.

    Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar de oficio los artículos 81, 83 literales c), d) y e) 119, 120, 121 y 122 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de...

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