PROCESO 051-IP-2009

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 051-IP-2009

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 9 y 10 de la mencionada Decisión; formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. Marca: “DEUTSCHE TELEKOM”. Expediente Interno Nº 2005-00362.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los ocho días del mes de julio del año dos mil nueve.

VISTOS:

Que, mediante Oficio Nº 0076, de 22 de enero de 2009, recibido en este Tribunal el 03 de marzo de 2009, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 2005-0362.

Que, la mencionada solicitud cumple con lo establecido en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los requisitos contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante el auto dictado el 14 de mayo de 2009.

  1. ANTECEDENTES:

    1.1. Partes

    Demandante: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

    Demandada: La República de Colombia, a través de su Superintendencia de Industria y Comercio.

    Tercero interesado: DEUTSCHE TELEKOM AG.

    1.2. Hechos relevantes

    El 07 de marzo de 2001, DEUTSCHE TELEKOM AG presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio tres solicitudes para el registro del signo “DEUTSCHE TELEKOM” (denominativo) en las Clases 09 y 38; y, “DEUTSCHE TELEKOM” (mixto) en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

    Publicado el extracto de las tres solicitudes en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad TELECOM EN LIQUIDACIÓN, a través de su licenciataria COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. presentó dos oposiciones, en base a su marca “TELECOM” (mixta), en contra de las solicitudes de registro de la marca “DEUTSCHE TELEKOM” (denominativa) en las Clases 09 y 38.

    1. El signo “DEUTSCHE TELEKOM” (denominativo) en las Clases 09 y 38:

      Con fecha 29 de junio de 2001, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió las Resoluciones Nº 21835 y Nº 21471, declarando fundadas las dos oposiciones presentadas por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., denegando así el registro de los signos solicitados.

      La sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG interpuso recursos de reposición y, en subsidio de apelación, siendo resueltos mediante las Resoluciones Nos: 33767 y 33768 (Clases 09 y 38) confirmando la denegatoria del registro de las marcas.

      El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, a través de las Resoluciones Nos: 43611 y 43582, revocó las Resoluciones Nos: 21835 y 21471 (Clases 09 y 38) y concedió el registro de la marca en las dos clases solicitadas.

      Posteriormente, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió las Resoluciones Nos: 07108 y 07114, a través de las cuales adiciona al artículo segundo de las Resoluciones Nos: 43611 y 43582, respectivamente, la Prioridad Alemana Nº 39607816.8, de 20 de febrero de 1996.

      COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. solicita la nulidad de las Resoluciones Nos: 43611, 43582, 07108 y 07114.

    2. El signo “DEUTSCHE TELEKOM” (mixto) en la Clase 42:

      El 28 de noviembre de 2001, a través de la Resolución Nº 39446 se denegó -de oficio- el registro de la marca “DEUTSCHE TELEKOM” (mixta) en la Clase 42, por cuanto la División de Signos Distintivos la encontró confundible con la marca “TELECOM” (mixta).

      La sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG interpuso recurso de reposición y, en subsidio de apelación, siendo resuelto el 19 de febrero de 2002, a través de la Resolución Nº 4640 (Clase 42), confirmando la denegatoria del registro de la marca.

      El 30 de mayo de 2002, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, a través de la Resolución Nº 16860, revocó la Resolución Nº 39446 (Clase 42), de 28 de noviembre de 2001 y concedió el registro de la marca en la clase solicitada.

      El 20 de agosto de 2002, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial emite la Resolución Nº 26034, por medio de la cual corrige el artículo segundo de la Resolución Nº 16860.

      COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. solicita la nulidad de las Resoluciones Nº 16860 y Nº 26034.

  2. Fundamentos de la Demanda:

    La demandante COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., en calidad de licenciataria de la marca “TELECOM” (mixta) de TELECOM EN LIQUIDACIÓN, en ejercicio del artículo 172 de la Decisión 486, solicita la nulidad de las Resoluciones Nos: 43611, 07108, 43582, 07114, 16860 y 26034.

    La demandante estima violados los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que la marca “DEUTSCHE TELEKOM” no cumple con el principio de distintividad relativa respecto de la marca “TELECOM” (mixta), por consiguiente, no permite al público consumidor establecer una diferencia entre ambas.

    La marca “DEUTSCHE TELEKOM” carece de fuerza diferenciadora, puesto que reproduce el elemento apropiado y distintivo de la marca “TELECOM” (mixta). La expresión “DEUTSCHE” no tiene capacidad suficiente para producir en el consumidor una impresión diferenciadora, pues su atención se centrará en la denominación “TELECOM”, que es la previamente conocida y que, en el mejor de los casos, hará suponer al consumidor que se trata de un cambio de nombre de la compañía o de un servicio especial prestado por la empresa para comunicarse con los países americanos.

    Se concluye que el conflicto marcario se presenta entre las denominaciones ”TELEKOM” y “TELECOM”, que son pasibles de causar riesgo de confusión en el público consumidor. Existen semejanzas incuestionables y la Administración desconoció los argumentos expuestos respecto a la similitud ortográfica. Existe también similitud fonética, en tanto que la pronunciación resulta idéntica, semejanza que se deriva de la utilización de letras idénticas, lo que hace imposible la coexistencia en el mercado de las marcas en conflicto.

    Finalmente, la parte demandante señala que “súbitamente la División de Signos Distintivos ignoró sus propias decisiones anteriores proferidas incluso en solicitudes presentadas por las mismas empresas y, encontrándose ante la misma situación de hecho, optó por aplicar de manera diferente las normas de derecho con lo cual, además de contradecirse, desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado, las interpretaciones prejudiciales que sobre el tema ha proferido el Tribunal Andino de Justicia, y la doctrina del Derecho de Marcas…”.

    1.4 Contestación a la Demanda:

    La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda señalando lo siguiente:

    La Superintendencia consideró en su momento que al efectuar el examen de conjunto entre el signo “DEUTSCHE TELEKOM” y “TELECOM” no se induce a error ni se genera confusión. La marca “DEUTSCHE TELEKOM” cumple los requisitos dispuestos en el artículo 134 de la Decisión 486, principalmente en lo que se refiere a la aptitud para distinguir productos y servicios en el mercado gozando de capacidad intrínseca y extrínseca para ello.

    Tercero interesado:

    DEUTSCHE TELEKOM AG, argumenta lo siguiente:

    La marca “DEUTSCHE TELEKOM” es perceptible por los sentidos, se puede representar gráficamente y tiene la capacidad de distinguir los productos y servicios que ampara de aquellos que distinga otro signo. La expresión “TELECOM” se trata de un signo genérico que hace referencia al término TELECOMUNICACIONES y que, por tanto, carece de distintividad. En consecuencia, no puede ser apropiado por ninguna empresa.

    La expresión “TELECOM” solo podría obtener reconocimiento de los consumidores si es acompañada por signos o expresiones distintas. La marca “DEUTSCHE TELEKOM” está compuesta por dos vocablos, siendo uno de ellos la expresión en idioma extranjero considerada como de “fantasía”, lo que le otorga la distintividad suficiente para acceder a registro.

    La Superintendencia de Industria y Comercio se pronunció respecto a la expresión “TELECOM” diciendo lo siguiente: “en el mercado internacional es conocida como una expresión descriptiva para servicios de telecomunicaciones ya que es abreviatura de la palabra telecomunicaciones en varios idiomas incluyendo el español”.

    La expresión “TELECOM” es de dominio público y es utilizada por una gran cantidad de empresas a nivel mundial dedicadas al ramo de las TELECOMUNICACIONES. La marca “TELECOM” no se modernizó ni actualizó, desconociendo que las marcas son dinámicas y existe el riesgo de perder distintividad, bien porque se vuelva genérica, o bien porque se encuentra en uso por parte de muchas otras personas en varios países.

    La marca “DEUTSCHE TELEKOM” introduce elementos gráficos, ortográficos y fonéticos que van más allá de la expresión “TELECOM”.

    CONSIDERANDO:

    Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno.

    Que, basándose en el oficio remitido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, de la República de Colombia, procede la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Asimismo, de interpretará de oficio, los artículos 9 y 10 de la mencionada Decisión.

    El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

    DECISION 486

    (…)

    Artículo 9.- La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca...

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