PROCESO 064-IP-2009

Emisor:Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
 
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PROCESO 064-IP-2009

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: BORAX EUROPE LIMITED. Marca: “GRANADOR” (denominativa). Expediente Interno N° 2006-00393.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los ocho días del mes de julio del año dos mil nueve.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 11 de junio de 2009.

  1. Antecedentes

  2. Las partes

    Demandante: BORAX EUROPE LIMITED.

    Demandado: La Nación Colombiana, a través de su Superintendencia de Industria y Comercio.

    Tercero interesado: ARYSTA LIFESCIENCE COLOMBIA S.A.

  3. Hechos relevantes

    El 28 de febrero de 2005, COLJAP INDUSTRIA AGROQUÍMICA S.A. COLJAP S.A., actualmente ARYSTA LIFESCIENCE COLOMBIA S.A., solicitó el registro del signo “GRANADOR” (denominativo) para amparar productos comprendidos en la Clase 01 de la Clasificación Internacional de Niza.

    Asimismo, la sociedad solicitante a través de escrito de 14 de septiembre de 2005, presentó solicitud de modificación del signo “GRANADOR” (denominativo) para distinguir productos de la Clase 01 de la Clasificación Internacional de Niza, consistente en el cambio de nombre de COLJAP INDUSTRIA AGROQUÍMICA S.A. COLJAP S.A. por el de ARYSTA LIFESCIENCE COLOMBIA S.A.

    BORAX EUROPE LIMITED presentó oposición con base a su marca registrada “GRANUBOR” (denominativa) dentro de la misma Clase 01 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que los signos confrontados son susceptibles de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

    La Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la Resolución Nº 31546, de 28 de noviembre de 2005, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro del signo solicitado “GRANADOR” (denominativo).

    Contra la Resolución citada, BORAX EUROPE LIMITED interpuso los recursos de reposición y, en subsidio de apelación, siendo resuelto el primero a través de la Resolución Nº 007581, de 29 de marzo de 2006, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y, el segundo, a través de la Resolución Nº 17280, de 29 de junio del mismo año, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, ambas confirmando la Resolución impugnada.

    1. Fundamentos de la Demanda

      BORAX EUROPE LIMITED fundamenta la demanda en los siguientes términos:

      • Que entre los signos confrontados existe un evidente riesgo de confusión, toda vez que comparten una misma secuencia.

      • Que existe conexión competitiva entre los productos a distinguir, toda vez que los signos confrontados se encuentran destinados a proteger productos dentro de la misma Clase 01.

      • Que las resoluciones Nos: 31546, 007581 y 17280 deberán ser declaradas nulas por cuanto son violatorias de la ley.

    2. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, luego de haber realizado un examen de registrabilidad entre los dos signos confrontados, sostiene que no existe riesgo de confusión o de asociación, en consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

    3. Tercero interesado

      ARYSTA LIFESCIENCE COLOMBIA S.A., en calidad de tercero interesado, contestó la demanda en los siguientes términos:

      • Que el análisis de confundibilidad entre los signos confrontados, realizado por la Superintendencia de Industria y Comercio, fue llevado a cabo atendiendo a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido para determinar si se presenta semejanza entre los signos, por lo que se puede concluir certeramente que no existe riesgo de confusión alguno.

      • Que si bien los signos confrontados coinciden en algunas letras, también es cierto que el signo solicitado contiene otras letras distintas que hace que, en un primer impacto visual, los signos sean ortográficamente diferentes.

      • Que si bien es cierto que los signos confrontados emplean una misma raíz (GRAN-) y una misma terminación (-OR), sus desinencias son sustancialmente disímiles y, por tanto, pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

      • Que al tratarse de signos de fantasía, éstos gozan de una gran distintividad, por lo que son plenamente registrables.

      • Que tanto el prefijo GRAN- como el sufijo -OR son de uso común o genéricos en la conformación de marcas destinadas a productos de las Clases 01 y 05.

      CONSIDERANDO:

  4. Competencia del Tribunal

    Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina.

    Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 11 de junio de 2009

  5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

    Procede la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

    En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

    DECISIÓN 486

    (…)

    DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

    Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

    Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

    a) las palabras o combinación de palabras;

    (…)

    Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

    a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

    (...)

    .

    En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde...

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