PROCESO 95-IP-2009

Emisor:Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
 
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PROCESO 95-IP-2009

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 108, 109, 110 y 111 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: COLOMBINA S.A.

Marca: “COLOMBINA IMPERIAL”.

Expediente Interno Nº 2003-0322.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los catorce (14) días del mes de octubre del año dos mil nueve.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 16 de septiembre de 2009.

  1. Antecedentes

  2. Las partes

    La parte demandante es: COLOMBINA S.A.

    La parte demandada la constituye: LA NACIÓN COLOMBIANA, MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS.

  3. Actos demandados

    La sociedad COLOMBINA S.A. solicita que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

    - No. 1198 de 28 de enero de 2000, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la cual resolvió cancelar parcialmente por falta de uso, el registro número 133713 correspondiente a la marca COLOMBINA IMPERIAL, distintiva de todos los productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, “por lo que en adelante no distinguirá café ni sus derivados”.

    - No. 10096 de 15 de mayo de 2000, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la cual se decidió el recurso de reposición interpuesto y confirmó la resolución anterior.

    - No. 05022 de 26 de febrero de 2003, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se decidió el recurso de apelación interpuesto y se confirmó la Resolución No. 1198.

  4. Hechos relevantes

    Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

    1. Los hechos

    Entre los principales hechos se encuentran los siguientes:

  5. El 13 de junio de 1997, el apoderado de la sociedad FÁBRICA DE CAFÉ LA BASTILLA S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación parcial por no uso de la marca “COLOMBINA IMPERIAL” en la clase 30 de la Clasificación Internacional, certificado No. 133.713, respecto de “café y sus derivados”.

  6. El 28 de enero de 2000, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 1198, mediante la cual resolvió cancelar parcialmente por falta de uso, el registro número 133713 correspondiente a la marca COLOMBINA IMPERIAL, distintiva de todos los productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, “por lo que en adelante no distinguirá café ni sus derivados”.

  7. La sociedad COLOMBINA S.A. interpuso y sustentó los recursos de reposición y en subsidio de apelación.

  8. El 15 de mayo de 2000, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 10096, por la cual resolvió el recurso de reposición y confirmó la Resolución impugnada.

  9. El 26 de febrero de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 5022, por la cual resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución No. 1198.

    1. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

      COLOMBINA S.A. solicita la nulidad de los actos administrativos mencionados anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “El error de la Administración consistió en cancelar parcialmente por no uso una marca que sí se ha usado en el comercio, y que además, goza de la característica de ser una marca notoria”.

      - “Aún cuando la Decisión 486 (…) consagra (…) la figura de la cancelación parcial de una marca, es decir respecto de algunos de los productos o servicios que ésta ampara, debe tenerse en cuenta que es totalmente diferente el tratamiento frente a una marca notoria, puesto que la marca notoria goza de una protección amplia y especial aún frente a marcas que distinguen productos o servicios no relacionados y pertenecientes a clases diferentes”.

      - “(…) al permitir una cancelación parcial por no uso sobre una marca ‘notoriamente conocida’, donde además el titular de la marca se opone rotundamente a la cancelación de la misma, se estaría abiertamente vulnerando el interés público y los derechos de los consumidores al permitir la Administración que una misma marca NOTORIA sea explotada por dos empresas diferentes para distinguir además productos de la misma clase y que se encuentran íntimamente relacionados”.

      - “(…) el titular de una marca notoria puede solicitar la cancelación de una marca similar o idéntica que ha sido indebidamente registrada en perjuicio suyo. Si Fábrica de Café La Bastilla S.A. luego de obtener un resultado favorable en la cancelación parcial de la marca COLOMBINA IMPERIAL para ‘café y sus derivados’, obtiene el registro para dicha marca a su nombre para tales productos, Colombina S.A. legítimamente podría cancelar ese registro por cuanto se ha obtenido indebidamente en perjuicio suyo”.

      - “Al cancelarse parcialmente por no uso la marca COLOMBINA IMPERIAL, Fábrica de Café La Bastilla S.A. podría ejercer el derecho de preferencia (…) solicitando a su nombre el registro para la marca COLOMBINA IMPERIAL para identificar ‘café y sus derivados’ en la clase 30 internacional. En este evento se estaría violando el derecho de Colombina S.A. como titular exclusivo y excluyente de las marcas notorias COLOMBINA y COLOMBINA IMPERIAL, marcas que por ser notorias gozan de una protección ampliada que rompe con el principio de la especialidad bajo el cual se registran las marcas. (…) al ser notorias, las marcas mencionadas podrían impedir el registro de cualquier marca para cualquier clase de productos o servicios que contenga la marca COLOMBINA”.

      - “Las pruebas aportadas demostraron tanto (i) el uso de la marca COLOMBINA IMPERIAL, (ii) la notoriedad y seriedad de la marca COLOMBINA, y (iii) la importancia comercial que representa para la sociedad Colombina S.A. su marca corporativa COLOMBINA”.

    2. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) la notoriedad de la marca COLOMBINA IMPERIAL no fue probada por la parte demandante y aunque así lo hubiera sido, no se afectaría la cancelación parcial por no uso del registro de la marca COLOMBINA IMPERIAL clase 30, por cuanto lo que es pertinente probar es si dicha marca ha sido o no utilizada EN lo que se refiere a café y derivados del café, (productos respecto a los cuales se ordenó la cancelación), dentro de los tres años anteriores a la presentación de la solicitud de cancelación.

      - “Aún partiendo del supuesto de la existencia de una marca notoria, tenemos que este hecho no puede constituir fundamento válido a efectos de defender una marca que es objeto de una acción de cancelación por no uso, lo cual no va en contra de la naturaleza de la notoriedad de la marca, sino que el no cumplir con la obligación de usar la marca registrada conlleva la consecuencia lógica de su cancelación, así sea parcial”.

      - “(…) el hecho de decretar la cancelación de una marca por solicitud de un tercero, no implica obligación para esta Entidad, de conceder el registro de la marca COLOMBINA IMPERIAL, en el momento en que ese tercero, en este caso la sociedad Fábrica de Café La Bastilla S.A., lo solicite, puesto que el procedimiento de registro y el de cancelación son completamente diferentes e independientes. Además vale resaltar que esta Superintendencia tiene la obligación de realizar el examen de registrabilidad de todas las solicitudes marcarias que ante ella se presentan, así existan o no observaciones”.

      - “(…) no se probó que el café o sus derivados hicieran parte de la composición de los productos para los que sí está utilizando la marca. Por lo tanto, esta Superintendencia no consideró que se hubiera probado el uso de la marca COLOMBINA IMPERIAL para distinguir café y sus derivados, solo se probó el uso para productos de galletería”.

      CONSIDERANDO:

  10. Competencia del Tribunal

    Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

    Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

    Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 16 de septiembre de 2009.

  11. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas

    El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 136, 165, 167, 224 y 225 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

    El Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por haber constatado, en los documentos aparejados al...

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