PROCESO 077-IP-2009

Emisor:Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
 
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PROCESO 077-IP-2009

Interpretación prejudicial de oficio, de los artículos 71, 73 literales a), b), d) y e), 92, 93 y 117 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en lo solicitado por el Tribunal Distrital Nº 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, República del Ecuador.

Marca: BIMBO.

Actor: sociedad SUPAN S.A.

Proceso interno Nº 795-98-MC.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dieciséis días del mes de septiembre del año dos mil nueve.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos remitida por el Tribunal Distrital Nº 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, República del Ecuador, relativa al artículo “49 del Reglamento a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Adicionalmente el Art. 81 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena; Arts. 81, 82, 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”, dentro del proceso interno Nº 795-98-MC;

El auto de 28 de mayo de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y;

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad SUPAN S.A.

Demandados: Director Nacional de Propiedad Industrial, Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y Procurador General del Estado.

Tercero interesado: sociedad CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V.

  1. Hechos relevantes

    1. El 8 de diciembre de 1993, la sociedad CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. solicitó el registro como marca del signo BIMBO para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

    2. El extracto de la solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 348, correspondiente al mes de enero de 1994, al que presentó observación la sociedad SUPAN S.A. sobre la base de su marca BIMBO registrada para distinguir “productos y servicios comprendidos dentro de varias Clases Internacionales”.

    3. Por Resolución Nº 966118, de 2 septiembre de 1998, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, resolvió rechazar la observación presentada, y conceder el registro de la denominación solicitada.

    4. Contra esta Resolución la sociedad SUPAN S.A. acudió a la vía contencioso administrativa interponiendo un recurso subjetivo o de plena jurisdicción.

  2. Fundamentos jurídicos de la demanda

    La sociedad SUPAN S.A. en su escrito de demanda argumenta que:

    1. Posee todos los derechos sobre el título de registro del signo distintivo BIMBO, tanto como nombre comercial como marca registrada para distinguir productos de la Clase 30.

    2. Su marca BIMBO “es una marca que viene siendo comercializada y difundida en el mercado ecuatoriano desde hace más de quince años, caracterizándose siempre por la calidad de los productos y servicios identificados con dicho signo distintivo, alcanzando un importante posicionamiento en el mercado ecuatoriano siendo líder de ventas en los productos y servicios que identifican”.

    3. “Gracias a las cuantiosas sumas invertidas en creatividad, desarrollo, publicidad, al despliegue de los comerciales, al intenso esfuerzo de ventas y conquista de canales de distribución, y a la calidad de los productos identificados con dicha marca, se ha logrado que el signo BIMBO conjuntamente con su gráfica, goce de la categoría de NOTORIO y RENOMBRADO, por lo que es merecedor de una mayor protección por parte de las normas vigentes (…)” por lo que al ser un signo notorio el público consumidor lo tiene plenamente identificado.

    4. Se concluye que “entre las marcas en conflicto existe una obvia confusión fonética e ideológica, dada por los elementos que conforman las marcas en conflicto más aun si el signo solicitado está compuesto por la palabra BIMBO, por lo que el público consumidor, pensará que las marcas provienen de un mismo origen, o que se trata de una variante de la denominación BIMBO de propiedad de SUPAN S.A., provocando un innegable perjuicio a mi representada”.

    5. La comparación entre los signos en conflicto “deben ser realizadas desde el punto de vista del consumidor medio, que en la calle, en el supermercado o cualquier otros (sic) lugar de expendio se encontrará con servicios identificados con denominaciones en las que el elemento que destaca es el signo BIMBO (…)” y que “De la simple observación se desprende que las marcas a más de evocar una misma idea, son similares al punto de provocar confusión entre el público consumidor (…)”.

    6. “que el registro del signo BIMBO, solicitado por CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. causaría graves perjuicios por la confusión al público consumidor, pues al ser la denominación BIMBO de propiedad de SUPAN S.A. una marca notoria se encuentra protegida aún sin la necesidad de registro, particular que ha sido varias veces recogido por la doctrina y la jurisprudencia de la rama”.

  3. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

    El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, contesta la demanda diciendo: “Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda (…). Me ratifico en la Resolución Nº 0966118, materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional (…). Al momento de dictar sentencia sírvase acoger mis excepciones y rechazar la demanda (…)”.

    La delegada Distrital del Guayas de la Procuraduría General del Estado, al contestar la demanda manifiesta que comparece “en este proceso a nombre y en representación del señor Procurador General del Estado (…)” y que “corresponde al representante del IEPI comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada”.

    En el expediente no se encuentra la contestación a la demanda por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial.

    La compañía CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V., tercero interesado en el proceso, contesta la demanda manifestando que:

    1. “Niego todos los fundamentos de hecho y de derecho presentados por la parte actora (…). Niego que la parte actora tenga derecho alguno para impedir el registro de la marca ‘BIMBO’ (…) que la Compañía CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. es la única titular y propietaria de la marca ‘BIMBO’”.

    2. “La marca ‘BIMBO’ registrada por SUPAN S.A. protege los productos de la clase internacional 30 que nada tienen en común con los servicios de la clase internacional 35 que son los que pretende proteger la marca ‘BIMBO’ de mi mandante (…) por lo tanto es evidente que no se produciría el riesgo de confusión en el público consumidor respecto de las marcas en conflicto en relación con los productos y servicios que cada una identifica, sin embargo, aún cuando las marcas protegieran productos o servicios comprendidos dentro de la misma clase internacional, mi mandante posee mejor derecho para el registro que la parte contraria, puesto que la marca ‘BIMBO’ de propiedad de mi mandante, ha sido solicitada y registrada con anterioridad al registro realizado por SUPAN S.A. (…)”.

    3. Es titular de las marcas ‘BIMBO’ en varios países del mundo y “ha sido comercializada a nivel mundial desde el año de 1943, esto es muchos años antes de que se registre y comercialice la marca ‘BIMBO’ por parte de SUPAN S.A., es decir que PANADERÍA MODERNA SUPAN S.A., conociendo de la antigüedad y notoriedad de la marca de mi mandante, registró en Ecuador la marca y nombre comercial ‘BIMBO’ sin autorización alguna por parte de mi mandante, legítimo titular de la marca, con el único objeto de obtener ventajas comerciales derivadas del ejercicio de una competencia desleal (…)”.

    4. Su marca BIMBO es notoriamente conocida a nivel mundial y que “es la marca más importante del Grupo BIMBO, constituyendo parte de su patrimonio”.

    5. De acuerdo al sistema atributivo que del Régimen Comunitario Andina “por haber registrado por primera vez la marca ‘BIMBO’ el 22 de septiembre de 1943, en los Estados Unidos Mexicanos, tiene derecho al uso exclusivo de la misma (…)”. Por lo que “CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. posee mejor derecho para registrar la marca ‘BIMBO’ (…)”.

    6. SUPAN S.A. ha actuado de mala fe “ya que obtuvo registro en el Ecuador, tanto de la marca como del nombre comercial ‘BIMBO’ de propiedad de mi representada (…). Con este ilícito SUPAN S.A. se ha beneficiado en estos años de la notoriedad de la marca ‘BIMBO’ de propiedad de CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. engañando al público consumidor no solo respecto al origen comercial del producto o servicio sino también en cuanto a su naturaleza y calidad”.

    7. “el hecho de que en el Ecuador se utilice la marca ‘BIMBO’ por parte de SUPAN S.A. y se niegue el registro de dicha marca a favor de mi mandante, disminuye y debilita la fuerza distintiva de la denominación ‘BIMBO’ de legítima propiedad de CENTRAL IMPULSORA S.A. (…)”.

    CONSIDERANDO:

    Que, las normas contenidas en “el Art. 81 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena; Arts. 81, 82, 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

    Que, este Tribunal es...

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