PROCESO 68-IP-2009

Emisor:Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
 
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PROCESO 68-IP-2009

Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 95 inciso segundo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 01 de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Quito, República del Ecuador. Actor: KELLOGG COMPANY. Marca: “CHOCOSITOS” (denominativa). Expediente Interno: Nº 4345-LRO.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 28 días del mes de agosto del año dos mil nueve.

VISTOS:

El Oficio Nº 162 TDCA-1S, de 14 de abril de 2009, recibido en este Tribunal el mismo día, mediante el cual la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 01 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a); y, 95 inciso segundo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 4345-LRO.

  1. Antecedentes

  2. Las partes

    Demandante: KELLOGG COMPANY.

    Demandado: Director Nacional de Propiedad Industrial, el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca; y, el Procurador General del Estado de la República del Ecuador.

    Tercero Interesado: NABISCO BRANDS INC.

    1.2. Hechos relevantes

    1. Los hechos:

    El 16 de febrero de 1993, NABISCO BRANDS INC., de Estados Unidos de América, solicitó el registro del signo “CHOCOSITOS” (denominativo) para proteger productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, entre los que se distinguen “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagres, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); especias y hielo”. Dicha solicitud de registro fue signada con el trámite Nº 37200/93 y su extracto fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 337.

    Contra dicha solicitud de registro se presentaron dos observaciones:

  3. LA UNIVERSAL S.A. presentó observación a la solicitud de registro en base al registro previo de su marca “CHOCOLETES” de la Clase 30.

  4. El 04 de marzo de 1994, KELLOGG COMPANY presentó observaciones a la solicitud de registro en base al registro previo de sus marcas “CHOKOSKOOPS” y “KELLOGG`S CHOKOS” de la Clase 30.

    Finalmente, mediante Resolución Nº 0960243, de 28 de julio de 1997, el Director Nacional de Propiedad Industrial, rechazó las dos observaciones presentadas por KELLOGG COMPANY y LA UNIVERSAL S.A., concediendo el registro del signo solicitado “CHOCOSITOS” (denominativo).

  5. Fundamentos de la Demanda:

    KELLOGG COMPANY esgrime varios argumentos, entre los que se destacan los siguientes:

    Que el Director Nacional de Propiedad Industrial, al expedir la Resolución Nº 0960243 violó los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a); y, 95 inciso segundo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

    Que existe una falta de distintividad y un evidente riesgo de confusión del signo solicitado “CHOCOSITOS” (denominativo) ya que el único elemento diferenciador con su marca registrada “CHOKOS” sería el sufijo “ITOS”; sufijo que sirve para designar el diminutivo de un sustantivo o de un adjetivo. De igual manera, “CHOCOSITOS” sería un diminutivo de “CHOKOS”, lo que constituye una grave violación a los artículos arriba citados, toda vez que estas marcas están destinadas a proteger productos idénticos dentro de la misma Clase 30.

    El actor dentro de sus argumentos, considera también que la resolución administrativa por la cual se ha concedido el registro del signo “CHOCOSITOS” carece de motivación, requisito esencial que debe estar presente en todas las actuaciones administrativas en un Estado de Derecho y, con mayor razón, si se están disputando intereses legítimos de los particulares.

    La formalidad legal omitida consiste en la falta de realización del examen de registrabilidad, previo a decidir sobre las observaciones y la concesión de un registro, mandato previo en el inciso segundo del artículo 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta grave omisión acarrea la nulidad de la resolución, se infiere del propio texto considerativo de la resolución impugnada, en el cual no consta motivación fundamental ni fundamentada alguna.

    Finalmente, la pretensión del actor es que en sentencia la Sala correspondiente declare la ilegalidad y la nulidad de la Resolución Nº 0960243, de 28 de julio de 1997, mediante la cual el Director Nacional de Propiedad Industrial, sin motivación fundamental rechazó la observación presentada por KELLOGG COMPANY y concedió el registro del signo solicitado “CHOCOSITOS” (denominativo).

  6. Contestación a la demanda:

    El Director Nacional de Propiedad Industrial se limitó a aducir la negativa pura y simple de los argumentos de hecho y de derecho de la demanda.

    El Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca se limitó a aducir la negativa pura y simple de los argumentos de hecho y de derecho de la demanda.

    La Delegada del Procurador General del Estado se adhirió a la contestación de la demanda presentada por el señor Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca.

  7. Tercero Interesado:

    La compañía NABISCO BRANDS INC. contestó la demanda en los siguientes términos:

    • El signo “CHOCOSITOS” (denominativo) no contravendría disposición legal alguna y sería suficientemente distintivo, pues la denominación “CHOCOSITOS” es la contracción de las palabras “CHOCO” y “OSITOS”, que evoca la idea de “ositos de chocolate”.

    • Las marcas de la actora no dan idea alguna del producto ni sugieren nada al consumidor.

    • No existe semejanza alguna entre las marcas registradas “KELLOGG`S CHOCKOS” y “CHOKOSKOOPS” de KELLOGG COMPANY y el signo solicitado “CHOCOSITOS” (denominativo) de NABISCO BRANDS INC.

    CONSIDERANDO:

  8. Competencia del Tribunal.

    Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina.

    Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 11 de junio de 2009.

  9. Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas.

    La Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 01 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador, solicita la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a) y 95 inciso segundo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sin embargo, este Tribunal no considera pertinente la interpretación del artículo 82 de la Decisión 344.

    En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

    DECISIÓN 344

    (…)

    DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

    Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

    Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

    (…)

    Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

    a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios...

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