PROCESO 04-IP-2009

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 04-IP-2009

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 122 y 123 de su Estatuto con fundamento en lo solicitado por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

Marca: TONY.

Actor: sociedad KELLOGG DE PERÚ S.A.C.

Proceso interno Nº 2396-2008.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dieciséis días del mes de septiembre del año dos mil nueve.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidente, relativa a los artículos 155 literal d) y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2396-2008;

El auto de 28 de mayo de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad KELLOGG DE PERÚ S.A.C.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

Tercero interesado: AMAY COMMERCIAL INC.

b) Hechos

  1. El 23 de octubre de 2006, AMAY COMMERCIAL INC. formuló acción por infracción a los derechos de propiedad industrial contra KELLOGG COMPANY de Estados Unidos y KELLOGG DE PERÚ S.A.C.

    De la demanda y de la contestación a la demanda, del informe del consultante, de la Resolución impugnada y de los documentos acompañados en el expediente, se desprende que la sociedad AMAY COMMERCIAL INC. denuncia la infracción a los derechos de propiedad industrial sobre los siguientes fundamentos:

    1. Que AMAY COMMERCIAL INC. es titular de la marca EL TIGRE y TONY para distinguir productos de la clase 30. Estas marcas están licenciadas a favor de AMERAL S.A.A.

    2. Que KELLOGG COMPANY y KELLOGG DE PERÚ S.A.C. vienen utilizando indebidamente la marca TONY en sus productos de la marca ZUCARITAS y de la marca CHOCO ZUCARITAS. Que dichas empresas vienen importando, comercializando y distribuyendo en el mercado nacional los productos con la marca ZUCARITAS y envoltura y el término TONY.

    3. Que KELLOGG COMPANY y KELLOGG DE PERÚ S.A.C. hacen creer a los consumidores que el término TONY, que aparece en el empaque del producto de marca ZUCARITAS y de marca CHICO ZUCARITAS, es una marca registrada, pues luego de la palabra TONY consignan una letra R en un círculo pequeño. Lo cual es falso ya que incluso mediante Resolución Nº 1122-95/INDECOPI-TDCPI de 30 de mayo de 1995, se denegó el registro de la marca de producto TONY THE TIGER solicitada por Kellogg Company, por lo que la marca ZUCARITAS y envoltura únicamente está constituida por la denominación ZUCARITAS.

      Sobre la base de lo manifestado la sociedad AMAY COMMERCIAL INC. solicitó:

    4. El cese del uso del término TONY, en forma independiente o conjuntamente y con otros elementos para distinguir productos de la clase 30, así como el material publicitario respectivo.

    5. El cese de importación de los productos antes mencionados con la denominación TONY.

    6. La inmovilización de los productos referidos y/o del material publicitario que contenga el signo materia de litis.

    7. Se dicte la medida cautelar de comiso e incautación de todos los productos denominados ZUCARITAS TONY.

  2. Por Resolución Nº 498-2005/OSD-INDECOPI, de 17 de enero de 2005, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI declaró fundada la acción de infracción de los derechos de propiedad industrial interpuesta por AMAY COMMERCIAL INC. contra KELLOGG DE PERÚ S.A.C.

  3. Contra dicha Resolución la actora interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº 0427-2005/TPI-INDECOPI, de 20 de abril de 2005, decidió: “CONFIRMAR la Resolución Nº 498-2005/OSD-INDECOPI (…) en el extremo que declaró fundada la acción por infracción de derechos de propiedad industrial interpuesta por Amay Commercial Inc. (…), le prohibió el uso de la denominación TONY, materia de la presente denuncia, tanto en forma independiente como conjuntamente con otros elementos, para distinguir hojuelas de maíz correspondientes a la clase 30 de la Nomenclatura Oficial (prohibición que incluye la de importar y/o comercializar en el país los productos referidos en los cuales se emplee tal signo) y la amonestó por la comisión de los hechos denunciados, dejándola FIRME en lo demás que contiene”.

  4. La sociedad KELLOGG DE PERÚ S.A.C. interpuso demanda contencioso administrativa, contra la Resolución antes citada. Por Resolución número catorce de 2 de mayo de 2007, la Primera Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró “INFUNDADA en todos sus extremos la demanda (…)”. Contra dicha Providencia la actora interpuso recurso de apelación, este recurso fue resuelto por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú que por sentencia Nº 4525-2007, de 11 de junio de 2008 decidió confirmar “la sentencia apelada (…) que declara infundada la demanda (…)”.

  5. La actora sociedad KELLOGG DE PERÚ S.A.C. interpuso recurso de casación contra la sentencia mencionada. La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, al calificar el recurso, mediante providencia CAS. 2369-2008, de 13 de octubre de 2008, dispuso el envío de copias certificadas de las actuaciones procesales a fin de que este Tribunal emita la interpretación prejudicial correspondiente. En dicha providencia la mencionada Sala dice: “(…) para los pronunciamientos jurisdiccionales de última instancia nacional que supongan la interpretación de normas comunitarias, el último párrafo del artículo 33 estableció la consulta obligatoria. En el caso de autos, se ha emitido sentencia de segunda y última instancia de revisión sobre el fondo de la materia controvertida, interpretando los artículos 155 inciso d) y 238 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (sic); no obstante, no se ha contado con la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por lo que, se ha violado el principio del debido proceso, al incumplir la formalidad procesal de obtener la interpretación prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (sic), previa a la expedición de la sentencia de vista”.

    1. Fundamentos jurídicos de la demanda

    La actora sociedad KELLOGG COMPANY DE PERÚ S.A.C. fundamenta su demanda diciendo que:

  6. “No existe posibilidad de confusión entre las marcas en litigio, menos aún infracción” y que tampoco existe conexión competitiva o similitud entre los productos que distinguen las marcas en litigio” ya que los productos que distingue cada uno de los signos tienen distinta finalidad “las hojuelas de maíz no se comercializan conjuntamente con galletas, dulces, chocolates, caramelos, confites, bombones, turrones, cocoa, que distingue la marca TONY de Amay Comercial Inc. (sic)”.

  7. Los signos en cuestión “No son similares en su aspecto gráfico ni en su aspecto fonético” criterio que fue reconocido por el INDECOPI.

  8. “Los demandantes tienen derecho a utilizar la denominación TONY en los empaques de sus producto (sic) que se expenden bajo las marcas CHOCO y CHOCO ZUCARITAS” ya que se ha reconocido que Kellogg Company es “titular de los derechos de autor sobre el personaje TONY, el cual es precisamente el personaje que ilustra los empaques registrados como marcas, que lleva también marcas denominativas CHOCO ZUCARITAS y ZUCARITAS (…). Resulta evidente que no se usa la denominación TONY como marca, ni se promueve ni publicita el producto en el mercado como TONY (…). En consecuencia (…) los demandantes usan en el empaque de sus productos la denominación TONY, no a título de marca sino para indicar el nombre del personaje que ilustra el empaque...

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