PROCESO 087-IP-2009

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 087-IP-2009

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 71, 73 literales a), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador.

Actor: TRIUMPH INTERNATIONAL AKTIENGESSELLSCHAFT.

Marca: “TRIUMPH”.

Expediente Interno N° 5088LR.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos (2) días del mes de septiembre del año dos mil nueve.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Quito, República del Ecuador.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veinticuatro de julio de 2009.

1. Antecedentes

1. Las partes

   La parte demandante es: TRIUMPH INTERNATIONAL AKTIENGESSELLSCHAFT.

   La parte demandada la constituyen: EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACIÓN Y PESCA (ACTUALMENTE EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI)), Y EL DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

   El tercero interesado es: LORILLARD TOBACCO COMPANY.

2. Acto demandado

   TRIUMPH INTERNATIONAL AKTIENGESSELLSCHAFT solicita que se declare la nulidad de la Resolución Administrativa No. 0962733 de 20 de enero de 1998, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial, notificada el 27 de enero del mismo año, mediante la cual resolvió rechazar la observación presentada por TRIUMPH INTERNATIONAL AKTIENGESSELLSCHAFT y, en consecuencia, conceder la solicitud de registro como marca del signo “TRIUMPH”, para distinguir productos comprendidos en la Clase No. 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Quito, República del Ecuador, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

   Entre los principales hechos se encuentran los siguientes:

1. “En la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 341 correspondiente al mes de junio de 1993 (…) se publicó la solicitud de registro de la marca de fábrica denominada “TRIUMPH”, solicitada por LORILLARD TOBACCO COMPANY, bajo el Núm, 39755 el 18 de junio de 1993, para proteger productos de la clase internacional Núm. 34”.

2. El 30 de marzo de 1994, TRIUMPH INTERNATIONAL AKTIENGESSELLSCHAFT presentó observaciones al registro del signo solicitado, sobre la base de la marca de su propiedad “TRIUMPH”.

3. El 20 de enero de 1998, el Director Nacional de Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 0962733 a través de la cual resolvió rechazar la observación presentada por TRIUMPH INTERNATIONAL AKTIENGESSELLSCHAFT, y, en consecuencia, conceder el registro del signo solicitado “TRIUMPH”.

   2. Fundamentos de la Demanda

      TRIUMPH INTERNATIONAL AKTIENGESSELLSCHAFT solicita la nulidad del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “TRIUMPH INTERNATIONAL AKTIENGESSELLSCHAFT es propietaria de la famosa y notoriamente conocida marca de fábrica TRIUMPH, registrada originalmente en el Ecuador con el Núm. 506-54, el 13 de diciembre de 1954, para proteger productos de la clase internacional Núm. 25 por SPIESSHOFER BRAUN, EXPORTGESELLSCHAFT, compañía que cambió de nombre a TRIUMPH SPIESSHOFER BRAUN SOCIEDAD COLECTIVA, (…) esta compañía transfirió la marca a favor de mi mandante (…). Además, mi mandante tiene registrada su marca TRIUMPH en varios países del mundo, la misma que es famosa y notoriamente conocida”.

      - “Entre TRIUMPH y TRIUMPH no hay duda de que existen semejanzas en los aspectos gramatical, visual, auditivo y fonético, que definitivamente pueden inducir al público a error (…)”.

      - “Sin necesidad de realizar un cotejo minucioso entre las marcas TRIUMPH Y TRIUMPH, se aprecia a simple vista que dichas marcas son idénticas y confundibles a primera vista”.

      - “La marca TRIUMPH es famosa, notoriamente conocida, debido a su originalidad, actividad, publicidad, constante esfuerzo comercial e inversión económica de su propietaria TRIUMPH INTERNATIONAL AKTIENGESSELLSCHAFT”.

   3. Contestaciones a la demanda

      El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual-IEPI, en su contestación a la demanda, expresa:

      Recibiré notificaciones en el Casillero Judicial No. 1228

      .

      El Director Nacional de Patrocinio del Estado, delegado del señor Procurador, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal:

      - Que corresponde al personero del IEPI “comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada”.

      - “Con el fin de vigilar las actuaciones judiciales en este proceso, señalo el casillero judicial No. 1200 (…)”.

   4. Tercero interesado

      LORILLARD TOBACCO COMPANY, considerada como tercero interesado, contestó la demanda en los siguientes términos:

      - “Mi representada tiene derecho a registrar la marca TRIUMPH en la clase 34, por cuanto reúne los requisitos establecidos para que sea considerada como tal y no se encuentra inmersa en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidos (sic) en la Decisión 344 y en la Ley de Propiedad Intelectual”.

      - “(…) los productos protegidos por la marca de mi representada son muy diferentes a los de la marca del recurrente. La marca TRIUMPH de mi representada esta (sic) destinada a proteger productos de la clase 34 como ‘Tabaco; Artículos para fumadores; Cerillas’, mientras que la marca de TRIUMPH INTERNATIONAL AKTIENGESSELLSCHAFT protege productos de la clase 25 relativos a: ‘Vestidos, Calzados, Sombrería’, circunstancia que permite la coexistencia de marcas”.

      - -“Niego que la marca TRIUMPH de la empresa TRIUMPH INTERNATIONAL AKTIENGESSELLSCHAFT sea famosa y notoriamente conocida”.

      - “Alego que la denominación TRIUMPH de TRIUMPH INTERNATIONAL AKTIENGESSELLSCHAFT no es la única registrada en Ecuador o internacionalmente, sino que coexiste con la de otros propietarios, sin causar confusión en los medios o en el público consumidor”.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 22 de abril de 2009.

2. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas

   La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Quito, República del Ecuador, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   El Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “TRIUMPH” fue presentada el 18 de junio de 1993, en vigencia de la Decisión 313 mencionada.

   Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera pertinente interpretar, de oficio, el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, a saber, los artículos 71 y 73 literales a), d), e) de la Decisión 313. Asimismo, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 313

   (…)

   Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

   .

   (…)

   Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

   a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

   (…)

   d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

   Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

   e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se...