PROCESO 99-IP-2009

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 99-IP-2009

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a), d) y e), 83 literal a) y 95, inciso segundo, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 83 literales d) y e) y 84 de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.

Actor: ENRIQUE BERNAT F. S.A.

Marca: “YOGURCHUP”.

Expediente Interno N° 7814-LE.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los catorce (14) días del mes de octubre del año dos mil nueve.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 16 de septiembre de 2009.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   La parte demandante es: la sociedad ENRIQUE BERNAT F. S.A.

   La parte demandada la constituye: el Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, el Director Nacional de Propiedad Industrial.

   El Tercero Interesado es: COMESTIBLES ALDOR S.A.

2. Actos demandados

   La sociedad ENRIQUE BERNAT F. S.A. plantea que se declare la nulidad de la siguiente resolución administrativa:

   - No. 977990, de 30 de octubre de 2000 y notificada el 10 de noviembre del mismo año, a través de la cual el Director Nacional de Propiedad Industrial concede el registro del signo “YOGURCHUP”, perteneciente a la clase No. 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de COMESTIBLES ALDOR S.A.

3. Hechos relevantes

   1. Los hechos:

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 16 de marzo del 2000, COMESTIBLES ALDOR S.A. solicitó el registro de la marca de fábrica denominada “YOGURCHUP”, para proteger productos de la clase internacional 30.

      - El 31 de mayo del 2000, ENRIQUE BERNAT F. S.A. presentó observación contra el registro de la denominación “YOGURCHUP”, argumentando que podría originar confusión por la coexistencia de dicho signo con las solicitudes de registro de los signos “CHUPA” No. 77093 de 1997 y “CHUPA CHUPS FANTASY BALL”, No. 99878 de 1999, y las marcas de fábrica “CHUPA CHUPS” Nos. 300 del año 1974 y 478 de 1990, pertenecientes a la clase internacional 30.

      - El 8 de junio de 2000, ZANZI S.A. presentó segunda observación contra la solicitud del registro mencionado, argumentando ser propietaria de la marca “YOGUBAR”, la cual protege productos de la clase internacional 30.

      - El 30 de octubre de 2000, el Director Nacional de Propiedad Industrial expidió la resolución No. 977990, a través de la cual resolvió rechazar las observaciones presentadas y ordenó conceder el registro del signo solicitado.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

      La sociedad ENRIQUE BERNAT F. S.A. solicita la nulidad del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “La denominación ‘YOGURCHUP’ solicitada (…) no es distintiva y está destinada a identificar los mismos productos protegidos por las solicitudes ‘CHUPA’ (…) y ‘CHUPA CHUPS FANTASY BALL’ y las marcas ‘CHUPA CHUPS’ (…) de propiedad de mi cliente. Los productos a lo (sic) que están dirigidos las marcas, son idénticos (…)”.

      - “En el presente caso, la solicitud de registro está formada por la raíz ‘YUGUR’ (sic) que es descriptiva de los productos que ampara, esto es, entre otros, helados y hielos de la Clase Internacional No. 30, por tal razón no es susceptible de apropiación particular; y, por una terminación ‘CHUP’ que es la dimensión predominante de las marcas de mi mandante. Lo que indudablemente configura la irregistrabilidad del signo ‘YOGURCHUP’”.

      - “(…) el término ‘YOGUR’ es de uso común en la clase de productos que ampara la solicitud de registro ‘YOGURCHUP’ (…)”.

      - “ENRIQUE BERNAT F. S.A. es titular de la familia de marcas ‘CHUPA CHUPS’”, “la existencia de las marcas ‘CHUPA’, ‘CHUPA CHUPS FANTASY BALL’ y ‘CHUPA CHUPS’, a nombre de un mismo titular permitirán presumir que ‘YOGURCHUP’ forma parte de la ‘familia de marcas’ de propiedad de ENRIQUE BERNAT F. S.A. (…)”.

      - “La oficina nacional competente, al momento de realizar el examen de registrabilidad, debe verificar la existencia de los presupuestos señalados, y en caso de que se comprueben esas circunstancias denegar el registro solicitado”.

      - “La solicitud de registro ‘YOGURCHUP’ es semejante a la marca de alto renombre ‘CHUPA CHUPS’ de mi representada (…). La existencia de una marca similar a una de alto renombre a nivel internacional en el mercado ecuatoriano atentaría gravemente a la competencia desleal y causaría perjuicio a ENRIQUE BERNAT F. S.A.”.

      - “La resolución administrativa, por la cual decidió sobre la observación y se concedió el registro de la marca solicitada, carece de una ‘debida motivación’ (…)”.

      c) Contestaciones a la demanda

      El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, en su contestación a la demanda, expresa:

      - “Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda”.

      - “Me ratifico en la Resolución No. 977990, materia de la impugnación (…)”.

      - “Al momento de dictar sentencia sírvanse acoger mis excepciones y rechazar la demanda”.

      El Director Nacional de Propiedad Industrial, en su contestación a la demanda, expresa:

      - “La similitud existente entre los signos en conflicto se reduce al vocablo CHUP el mismo que aisladamente considerado no ha sido solicitado para registro, lo que la empresa COMESTIBLES ALDOR S.A. ha solicitado es YOGURCHUP, si observamos en conjunto y no los elementos considerados aisladamente, pues no tienen igual significado la parte que el todo”

      - “Las marcas en conflicto comparten un mismo vocablo (CHUP) pero la presencia del vocablo asociado a otra estructura gramatical (YOGUR) es lo que le confiere distitividad y le hace susceptible de ser registrada como marca”.

      d) Tercero interesado

      COMESTIBLES ALDOR S.A., pese haber sido legalmente citada, no contestó a la demanda planteada.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 16 de septiembre de 2009.

2. Normas del ordenamiento JURÍDÍCO comunitario a ser interpretadas.

   La Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Quito, República del Ecuador, ha solicitado la interpretación prejudicial de los “artículos 81, 82 letras a), d), e), h); 83 letras a) y h); 95 inciso 2 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

   El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “YOGURCHUP”, fue presentada el 16 de marzo de 2000, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera pertinente interpretar, de oficio, los artículos 83 literales d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Asimismo, se considera que no es pertinente la interpretación del literal h) del artículo 82. El artículo 83 no contempla al literal h), por lo que no procede su interpretación.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 344

   (…)

   DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

   Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

   (…)

   Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

   a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

   (…)

   d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

   e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;

   Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

   a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca...