PROCESO 052-IP-2009

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 052-IP-2009

Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales b), e), f), g), i) y o) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio del artículo 4 de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Marca: CANOLA.

Actora: Luz Helena Villamil Jiménez.

Proceso interno Nº 2004-00320.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiocho días del mes de agosto del año dos mil nueve.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del proceso interno Nº 2004-00320;

El auto de 14 de mayo de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y;

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: Luz Helena Villamil Jiménez

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: HARINERA DEL VALLE S.A.

b) Hechos

1. El 9 de agosto de 2001, la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo CANOLA, para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 510, de 2 de febrero de 2002, al que no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

3. Por Resolución Nº 7838, de 13 de marzo de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro como marca del signo CANOLA.

   c) Fundamentos jurídicos de la demanda

   La demandante Luz Helena Villamil Jiménez en su escrito de demanda manifiesta que:

1. La sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. viene usando el signo CANOLA como marca comercial para distinguir aceites y grasas comestibles. Que “CANOLA es una expresión genérica (…) que se ha usado en diferentes partes del mundo para dominar (sic) los aceites y grasas vegetales elaborados a base de esta semilla (…). En Colombia, se encuentran registrados ante el INVIMA quince (14) productos elaborados a base de CANOLA (…)”.

2. “Es tan genérica la expresión CANOLA tratándose de aceites y grasas comestibles, que la misma sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. solicitó y obtuvo el registro como marca mixta para una etiqueta, en la que ellos mismos incluyeron la siguiente leyenda: Canola Life, Aceite 100% puro de Canola)”. Por lo tanto, la empresa sabía desde el inicio que se trataba de un signo genérico. Continúa diciendo “se puede concluir que CANOLA, además de ser un genérico, es un nombre o denominación que define una materia prima usada para estos productos (…)” por lo que “estamos frente a una Causal de Irregistrabilidad Absoluta (…)”.

3. La Superintendencia de Industria y Comercio con la emisión de la Resolución 07838 violó los artículos 134, 135 literales b), e), f), g), i) y o) de la Decisión 486.

4. En relación a los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 “Siendo CANOLA un signe (sic) que define los productos alimenticios elaborados con base en ella, carece de distintividad, a pesar de que podría registrarse válidamente como marca para productos de clases diferentes”. Y que de la capacidad diferenciadora “deriva el derecho al uso exclusivo del signo, por lo tanto, los signos genéricos y descriptivos por el hecho de ser expresiones necesarias para referirse al producto o servicio no pueden registrarse como marcas” y que “al otorgar a una persona el derecho para usar de manera exclusiva una expresión de uso común se estaría concediendo un monopolio indebido para que sea la única persona que puede (sic) comercializar los productos denominados con ella”.

5. Se violó el artículo 135 literal e) de la Decisión 486, ya que la marca CANOLA es descriptiva y “cualquier signo usado para indicar la naturaleza, el destino, el modo de fabricación, la naturaleza o el origen del producto, etc., no es apropiado por sí mismo, salvo que se le imprima un elemento distintivo”.

6. La violación del artículo 135 liberal f) de la Decisión 486 se dio porque la marca CANOLA es una expresión genérica, descriptiva y además necesaria y que CANOLA “es la única manera de informar al consumidor sobre la naturaleza de los productos de la clase 29 que busca amparar HARINERA DEL VALLE (…)”.

7. Se violó el artículo 135 literal g) de la Decisión 486, porque CANOLA es un signo de uso común ya que la única manera de referirse al Aceite de Canola es “la expresión CANOLA de manera que este signo, no solamente es la expresión común, sino es la expresión NECESARIA para referirse a esta semilla y a los productos derivados o elaborados con base en ella”.

8. El artículo 135 literal i) de la Decisión 486, fue violado ya que con la concesión del registro del signo CANOLA como marca “HARINERA DEL VALLE S.A. (…) tiene la apariencia formal, de usar la expresión CANOLA como marca para productos de la clase 29ª que no hayan sido elaborados a base de semilla de CANOLA induciendo al consumidor en error respecto de las cualidades del producto, puesto que un producto que carezca de los beneficios de la semilla CANOLA podría ‘distinguirse’ con esta indicación”. Además hace referencia al artículo 154 de la citada Decisión 486 en vista de que con el registro concedido la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. “tiene el derecho al uso exclusivo de un signo genérico de uso común, esto es inapropiable para los productos de la clase 29a que es la expresión CANOLA, con lo cual se registró como marca (…) para un signo que puede engañar a los medios comerciales o al público en particular”.

9. Finalmente, se violó el artículo 135 liberal o) de la Decisión 486, porque “CANOLA reproduce la denominación de una variedad vegetal protegida en el extranjero y se destina a productos relativos a esa variedad (los aceites y grasas comestibles) y su uso es susceptible de causar confusión o asociación en el consumidor”.

   d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda, solamente haciendo relación a los hechos, y no así a los fundamentos de derecho.

   La sociedad HARINERA DEL VALLE S.A., tercero interesado en el proceso, contesta la demanda diciendo:

1. En relación a la distintividad del signo que “el examinador debe comprender todos los aspectos que conforman la marca, en relación con los productos para los cuales se encuentra registrada o se solicita su registro en este caso la marca registrada a favor de HARINERA DEL VALLE S.A. cumple con la condición de distintividad, es decir goza de la capacidad intrínseca de identificar los productos de la clase 29, para los cuales se encuentra registrada” y que “El hecho de que un signo tenga un significado conceptual conocido para el público consumidor, no determina su carencia de distintividad, en esta medida el signo CANOLA es distintivo y registrable, respecto de los productos de la clase 2 de la clasificación de marcas”.

2. Que no se violó el artículo 135 literal e) de la Decisión 486, ya que la norma comunitaria no permite el registro de signos descriptivos sino el de los signos evocativos. Y que tampoco se violó el artículo 135 literal f) de la Decisión 486 en vista de que “el signo CANOLA, no designa directamente ningún producto incluido en la clase 29 de la clasificación internacional de marcas, por lo tanto dicho signo constituya (sic) una expresión que aunque posee significado conceptual resulta arbitraria respecto de los productos para los cuales se encuentra registrada” además que “la palabra CANOLA, no aparece en el diccionario del idioma español, en consecuencia dicha palabra no puede ser considerada como genérica, respecto de los productos de la clase 29”.

3. Que, tampoco se violó el artículo 135 liberal g) de la Decisión 486, ya que “El único titular en Colombia del registro de la marca CANOLA (…) es la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. (…)” por lo tanto, “No existe actualmente registrado ninguna otra marca que contenga el signo CANOLA” y que en el expediente “no se encuentra probado que el signo CANOLA, se hubiere convertido en una expresión necesaria para designar los productos de la clase 29, para los cuales se encuentra registrado”.

4. Que no hubo violación del artículo 135 literal i) de la Decisión 486, ya que la demandante se contradice al indicar que el signo CANOLA es genérico y descriptivo y además, “que constituye un signo que induce a engaño al público consumidor (…) la presencia o ausencia de significado conceptual en un signo determinado, no implica su inclusión en las causales absolutas de irregistrabilidad consagradas en el artículo 135 de la Decisión 486 (…)”.

5. Finalmente, que no existe violación del artículo 135 literal o) de la Decisión 486 ya que de conformidad con el artículo 345 del Régimen Común de Protección de los Obtentores de Variedades Vegetales “las semillas de CANOLA, no constituyen una variedad vegetal protegida de conformidad con las normas y regulaciones aplicables en Colombia”.

   CONSIDERANDO:

   Que, las normas contenidas en los artículos 134 y 135 literales b), e), f), g), i) y o) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que...