PROCESO 070-IP-2009

Emisor:Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
 
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PROCESO 070-IP-2009

Interpretación prejudicial de los artículos 21, 22, 52, 238, 240 y 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Actor: PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS.

Proceso Interno Nº 13.302-05-FMC.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dieciséis días del mes de septiembre del año dos mil nueve.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, dentro del proceso interno Nº 13.302-05-FMC;

El auto de 11 de junio de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y;

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS.

Demandada: sociedad ACROMAX LABORATORIO QUÍMICO FARMACÉUTICO S.A.

b) Hechos

Del escrito de demanda se extraen los siguientes hechos:

  1. La sociedad PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS patentó el “procedimiento para la preparación del SILDENAFIL”. Dicha patente de procedimiento se encuentra en el título No. PI 99-1598 otorgado por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, concedido el 30 de agosto de 1999 y vigente hasta el 4 de junio de 2017. Por lo que tiene el derecho a explotar en forma exclusiva la invención.

  2. El producto obtenido directamente del procedimiento patentado, es un medicamento cuyo principio es el SILDENAFIL y que PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS comercializa bajo la marca VIAGRA.

  3. La demandada ACROMAX LABORATORIO QUÍMICO FARMACÉUTICO S.A., se encuentra comercializando en el Ecuador el medicamento MAX, cuyo principio activo es SILDENAFIL.

  4. En virtud de la normativa de propiedad intelectual, la señora Juez Quinta de lo Civil de Pichincha, dictó en contra de ACROMAX LABORATORIO QUÍMICO FARMACÉUTICO S.A., varias medidas cautelares consistentes en la prohibición de importar materia prima que contenga el principio activo SILDENAFIL, la prohibición de comercialización en el Ecuador del medicamento MAX, así como el retiro de los circuitos comerciales del producto MAX y su depósito judicial. Tales medidas se encuentran ejecutando actualmente.

    c) Fundamentos jurídicos de la demanda

    La sociedad PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS en su escrito de demanda manifiesta que:

  5. La demandada ACROMAX LABORATORIO QUÍMICO FARMACÉUTICO S.A. ha violado los derechos de PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS consagrados en el artículo 149 literales a), b), c), d) y f) de la Ley de Propiedad Intelectual. Asimismo se alegan daños y perjuicios con base en el artículo 303 de la Ley de Propiedad Intelectual, así como el máximo de la multa prevista en el artículo 304 de la misma ley.

  6. De acuerdo a la Ley de Propiedad Intelectual “únicamente PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS esta (sic) facultada para fabricar, ofrecer en venta, vender o usar el producto patentado en el territorio ecuatoriano, es decir tiene derecho a la explotación exclusiva de la patente concedida a su favor” y que de acuerdo a la misma norma “los derechos conferidos por la patente de procedimiento ‘se extienden a los productos obtenidos directamente de dicho procedimiento (…)’” que en el caso concreto “es un medicamento humano cuyo principio activo es el SILDENAFIL y que mi representada comercializa bajo la marca VIAGRA lo cual hace asumir que cualquier otro medicamento de uso humano que contenga el indicado principio activo no está autorizado para la comercialización en el Ecuador”.

  7. “La exclusividad en la explotación de la patente y/o del producto obtenido directamente del procedimiento patentado, constituye un principio legal recogido en Tratados Internacionales de los cuales el Ecuador es parte y que al ser normativa supranacional, son parte de la legislación nacional vigente” entre estos tratados cita la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

  8. El hecho de que ACROMAX LABORATORIO QUÍMICO FARMACÉUTICO S.A. se encuentre comercializando en el Ecuador el medicamento MAX cuyo principio activo es el SILDENAFIL es una conducta que “viola los derechos derivados de la Patente de Procedimiento, especialmente lo expresamente contemplado en los literales a), b), c), d) y f) del artículo 149 de la Ley de Propiedad Intelectual (…)”. Motivo por el cual, como se señaló en la parte de los hechos, la Jueza Quinta de lo Civil de Pichincha dictó en contra de la demandada varias medidas cautelares.

  9. “El envío y consecuente introducción (importación) al Ecuador de SILDENAFIL base al granel para la manufactura (fabricación) de tabletas y/o tabletas listas para ser comercializadas que contenga SILDENAFIL, para su posterior almacenamiento y oferta en el mercado ecuatoriano constituyen infracciones a las prohibiciones establecidas (…)”. Por lo tanto, “la infracción a los derechos concedidos por la patente de procedimiento comienza cuando la mercancía infractora se pone en situación comercial y jurídica de ser introducida al país (…)”.

  10. La demandada deberá demostrar “que el procedimiento que ha usado para fabricar el SILDENAFIL base, es distinto al patentado (…)”.

  11. PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS desconoce donde se fabrica el medicamente MAX. Sin embargo, ACROMAX LABORATORIO QUÍMICO FARMACÉUTICO S.A. ha declarado dentro de otros procesos judiciales que “el laboratorio que le provee de SILDENAFIL para la elaboración del ‘MAX’ es la compañía ARYL S.A. una compañía de origen argentino (…)”. Por lo que el Juez Séptimo de lo Civil de Pichincha, “dictó asimismo en contra de ARYL S.A. una medida cautelar, en virtud de la cual se prohibió todo acto que tienda a poner a disposición del público el producto SILDENAFIL, hasta que demuestre que su procedimiento de fabricación del SILDENAFIL, no altera la patente concedida por el IEPI a PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS (…)”.

    d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

    En el marco de la Audiencia de Conciliación, ACROMAX LABORATORIO QUÍMICO FARMACÉUTICO S.A. a través de su representante Eduardo C. García Fabre, contesta a la demanda diciendo:

  12. Que niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y la violación del artículo 149 literales a), b), c), d) y f) de la Ley de Propiedad Intelectual.

  13. De la relación cronológica se tiene que la pretensión contenida en la demanda, no tiene causa legal y deviene en improcedente por la forma y por el fondo, y configura “plus petición sobre los beneficios específicos ya taxativos que la actora posee como titular de una patente de procedimiento del producto SILDENAFIL (no de invención (…)) pues este principio activo, carece de novedad y nivel inventivo”. Cita el Proceso 34-AI-2001.

  14. Quedan únicamente amparados bajo la patente de procedimiento que invoca el actor, al tenor de lo que determina el...

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