PROCESO 074-IP-2009

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 074-IP-2009

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio del artículo 134 de la misma Decisión.

Marca: PREBIO (nominativa).

Actor: PANAMERICAN BEVERAGES S.A. DE C.V.

Proceso interno Nº 2005-0010.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticuatro días del mes de julio del año dos mil nueve.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del proceso interno Nº 2005-0010;

El auto de 28 de mayo de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y;

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: PANAMERICAN BEVERAGES S.A. DE C.V.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.

2. Hechos

1. El 4 de marzo de 2003, SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. solicitó, ante la Oficina de Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia el registro como marca del signo nominativo PREBIO para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 527, al que presentó oposición la sociedad PANAMCO COLOMBIA S.A. sobre la base de sus marcas PREMIO, PREMIO AGUA PURA, PREMIO REFRESCOS y P PREMIO registradas para distinguir productos de la Clase 32. Dichas marcas fueron transferidas a la sociedad PANAMERICAN BEVERAGES S.A. DE C.V.

3. Por Resolución 24345, de 29 de agosto de 2003, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro del signo nominativo PREVIO. Contra dicha Resolución la sociedad PANAMCO COLOMBIA S.A interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 30494, de 29 de octubre de 2003, confirmó la Resolución impugnada.

5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que por Resolución Nº 33502, de 27 de noviembre de 2003, confirmó, también, la Resolución Nº 24345. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

   c) Fundamentos jurídicos de la demanda

   La sociedad PANAMERICAN BEVERAGES S.A. DE C.V. en su escrito de demanda manifiesta que:

1. De conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 se encuentra legitimada para pedir la nulidad de las Resoluciones demandadas.

2. Se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que dicha sociedad cuenta con el registro previo de los signos ya mencionados y que “Al realizar la comparación entre el signo solicitado PREBIO, y las marcas previamente registradas, PREMIO, PREMIO AGUA PURA, PREMIO REFRESCOS y P PREMIO, se encuentra que entre ellas existe similitud ideológica, gráfica y fonética”.

3. “Si bien es cierto que la existencia de diferencias conceptuales entre dos marcas permite una mayor aproximación en los otros aspectos, ello no puede aplicarse de forma absoluta (…)” y que “es necesario tomar en consideración que el significado de las denominaciones como factor preponderante, no opera en todos los casos (…).

4. Desde el punto de vista ortográfico “las marcas comparadas producen exactamente la misma impresión en conjunto (…) tienen la misma longitud, es decir, el mismo número de letras, los mismos prefijos, la misma sílaba tónica, las mismas vocales en idéntico orden (…)”. Desde el punto de vista fonético “la similitud entre las marcas es aún más evidente (…)” por lo que “Al existir claras similitudes ortográficas y fonéticas entre los signos PREMIO y PREBIO, correspondía a la Superintendencia de Industria y Comercio rechazar el registro de la marca PREBIO”.

5. Los signos en conflicto distinguen productos de la Clase 32, por lo que existe “identidad entre los productos amparados por una y otra, configurándose así el tercer presupuesto para la aplicación de la causal de irregistrabilidad”.

   d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en la violación de ninguna de las normas contenidas en la Decisión 486 (…) ni de ninguna otra norma de carácter nacional”.

2. La marca nominativa PREVIO “tiene la suficiente fuerza distintiva frente a la marca PREMIO, registrada para la clase 32 por el demandante”.

3. La sociedad PANAMERICAN BEVERAGES S.A. de C.V. es titular de la marca PREMIO (nominativa) y de varios registros de la marca PREMIO (mixta), mientras que la marca solicitada por la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. es PREBIO (nominativa) por lo que es correcto que la Superintendencia haya realizado el examen de registrabilidad “haciendo la comparación procedente entre marcas mixtas y marcas nominativas” y que haya llegado a la conclusión que entre los signos en conflicto “existen diferencias ortográficas, fonética y conceptuales que no hacen posible que se llegue a generar confusión, por cuanto su pronunciación es muy diferente y adicionalmente cada una de estas expresiones evoca conceptos disímiles”.

4. “La aparente similitud existente desde el punto de vista del cotejo visual, al menos en la parte nominativa, ya que la figurativa es sustancialmente diferente, no reviste ninguna relevancia en este caso particular, en la medida en que ha quedado plenamente establecido que existe suficiente distintividad de los signos en lo atinente a la diferencia ostensible entre los conceptos y la fonética, lo cual descarta cualquier riesgo de confusión aún con la similitud ortográfica existente entre ellos”.

5. Por lo tanto no se ha incurrido en violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

   La sociedad SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., tercero interesado en el proceso, contesta la demandan manifestando:

1. La falta de personería del apoderado de la actora.

2. La inexistencia de riesgo de confusión. Desde el punto de vista conceptual dice que “La palabra PREMIO, aunque está acompañada de figuras que complementan el signo marcario y de denominaciones como ‘agua pura’ y ‘refrescos’ debe analizarse en su contenido nominativo y conceptual para compararlo con la palabra PREBIO, cuya pronunciación es PREVIO y también con contenido conceptual propio (…)” de donde se tiene que “las palabras PREMIO y PREVIO tienen sentido conceptual propio y este no es semejante ni para el consumidor medio ni para ningún hispano parlante. No es ni siquiera presumible que individuos de habla castellana confundan el significado conceptual de PREMIO: Galardón, con el significado conceptual de PREVIO: Anticipado (…)” dichos signos “no son confundibles conceptualmente y la representación ideológica de estas palabras no tiene la más mínima semejanza”.

4. Por lo tanto, “no existe riesgo de confusión en el...