PROCESO 82-IP-2009

Emisor:Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
 
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PROCESO 82-IP-2009

Interpretación prejudicial, a solicitud de parte, de los artículos 81, 82, literal a), 83, literales a), d) y e), y 84 de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y, de oficio, de los artículos 83, literal b), 103 y 128 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, Segunda Sala, República del Ecuador. Expediente Interno Nº 9310-02 – L.Y.M. Actor: Sociedad STERLING FOUR MEXICANA S.A. DE C.V. Marca: SUPER - MAX (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y tres días del mes de septiembre del año dos mil nueve, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, Segunda Sala, República del Ecuador.

VISTOS:

El auto emitido por el Tribunal el 24 de julio de 2009, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada.

  1. Antecedentes.

    El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

  2. Las partes.

    Demandante: SOCIEDAD STERLING FOUR MEXICANA S.A. DE C.V.

    Demandados: DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

    PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

    PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y OBTENCIONES VEGETALES.

    Tercero Interesado: SOCIEDAD SUPERMERCADOS LA FAVORITA C.A.

  3. DATOS RELEVANTES.

    1. Hechos.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad STERLING FOUR MEXICANA S.A. DE C.V., solicitó el 18 de marzo de 1998 el registro como marca del signo denominativo SUPER-MAX, para amparar productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

      2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad SUPERMERCADOS LA FAVORITA C.A., presentó observación al registro solicitado con base en la siguiente marca:

        Marca denominativa SUPERMAXI, registrada en Ecuador bajo el certificado No. 3306-97 y para amparar productos de la clase 3 de la Clasificación de Niza.

        La observación también hace referencia a la marca SUPERMAXI, registrada en todos los Países de la Subregión para las clases 3, 5, 16, 17, entre otras.

      3. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 974332 de 23 de noviembre de 1999, resolvió aceptar la observación presentada y negar el registro solicitado.

      4. La sociedad STERLING FOUR MEXICANA S.A. DE C.V., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

      5. El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, mediante Resolución de 26 de abril de 2001, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar el acto administrativo impugnado.

      6. La sociedad STERLING FOUR MEXICANA S.A. DE C.V., presentó recurso de reposición contra el anterior acto administrativo.

      7. El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, mediante Resolución de 2 de abril de 2002, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el acto impugnado.

      8. La sociedad STERLING FOUR MEXICANA S.A. DE C.V., interpuso demanda en ejercicio del Recurso Subjetivo o de Plena Jurisdicción en relación con los anteriores actos administrativos.

    2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

      El demandante motivó la demanda en los siguientes argumentos:

      1. Dice, que los signos en conflicto no son confundibles y, en consecuencia, el signo SUPER-MAX es distintivo y registrable.

      2. Sostiene, que la marca SUPER - MAX se encuentra registrada en más de 68 países para la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Dentro de dichos países, se encuentran los de la Comunidad Andina y, por lo tanto, la sociedad STERLING FOUR MEXICANA S.A. DE C.V., ha adquirido el derecho exclusivo sobre el signo SUPER - MAX

      3. Aduce, que la marca SUPER – MAX es notoriamente conocida a nivel internacional y, en consecuencia, tiene derecho al registro en Ecuador.

      4. Arguye, que no se demostró que la marca SUPERMAXI tuviera el carácter de notoria.

      5. Precisa, que los productos amparados por los signos en conflicto no tienen relación.

      6. Manifiesta que la palabra SUPER es de uso común. Además, agrega que es evocativa de “excelente o excelencia”.

    3. La contestación de la demanda.

      a. Por parte del Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

      Contesta la demanda de la siguiente manera:

      a.- Niego los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda objeto de la presente causa.

      b.- Ratifico la resolución dictada por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, que es materia de impugnación, por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias y la legislación nacional vigente.

      c.- Impugno desde ahora, la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente.

      d.- Se reproduzca todo lo que en autos me fuere favorable y los demás que me franquea la ley.

      b. Por parte del Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales.

      Contestó la demanda de la siguiente manera:

      • Sostiene, que entre los signos en conflicto existe identidad fonético-auditiva y gráfico – visual.

      • Manifiesta, que las diferencias que anota el demandante son intrascendentes.

      • Estima, que no existe prueba sobre la prioridad para el registro del signo SUPER – MAX.

      • Considera, que no existe prueba que determine la notoriedad de los signos en conflicto.

      1. Por parte del Procurador General del Estado.

        Contestó la demanda de la siguiente manera:

        (…)

        De acuerdo con los literales c), de los artículos 3 y 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, corresponde al Procurador General del Estado la supervisión de los procesos judiciales y de los procedimientos arbitrales y administrativos de impugnación o reclamo, en los que participen las instituciones del Estado que tengan personería jurídica.

        Por lo tanto, corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente al juicio

        .

        (…)

      2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

        La sociedad SUPERMERCADOS LA FAVORITA C.A., contestó la demanda con los siguientes argumentos:

        • Señala, que el signo solicitado es confundible con su marca y nombre comercial SUPERMAXI.

        • Sostiene, que la familia de marcas SUPERMAXI, MEGAMAXI, ULTRAMAXI y MAXI, se ha convertido en un grupo de marcas notorias a nivel nacional e internacional. Por lo tanto, se le debe otorgar una protección especial.

        • Afirma, que los productos que amparan los signos en conflicto son los mismos.

        • Agrega, que los signos en conflicto son confundibles, ya que guardan identidad gráfica, visual, fonética y auditiva.

        • Manifiesta, que de permitirse el registro del signo solicitado, se causaría dilución de la capacidad distintiva de la marca SUPERMAXI.

  4. Competencia del Tribunal.

    El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

  5. Normas a ser interpretadas.

    Las normas cuya interpretación se solicita son: artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d) y e), 84 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

    No obstante lo anterior, sólo se interpretarán las siguientes normas: artículo 81, 82 literal a), 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Las demás normas no son pertinentes al caso bajo estudio.

    El Tribunal, de oficio, interpretará los artículos 83, literal b), 103 y 128 de la misma normativa.

    A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas:

    Decisión 344

    (…)

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

.

(…)

Artículo 82

No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior

;

(…)

Artículo 83

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

(…)

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error

;

(…)

  1. Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

    Esta...

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