PROCESO 061-IP-2009

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 061-IP-2009

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador; e, interpretación de oficio de los artículos 83 literal e), 84 y 102 de la misma Decisión 344.

Marca: PRUDENTIAL SEGURO

Actor: sociedad THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA

Proceso interno Nº 7047-00-M.P.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticuatro días del mes de julio del año dos mil nueve.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador relativa a los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a) y d) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 7047-00-M.P.;

El auto de 14 de mayo de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA.

Demandados: Director Nacional de Propiedad Industrial, Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y Procurador General del Estado.

Tercero interesado: TEXTILES NACIONALES S.A. TENASA.

b) Hechos relevantes

1. La sociedad TEXTILES NACIONALES S.A. TENASA solicitó al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, el registro como marca del signo PRUDENTIAL SEGURO para distinguir servicios de la Clase 35.

2. La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 387, correspondiente al mes de abril de 1997, a la que presentó observación la sociedad THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA sobre la base de sus marcas PRUDENTIAL, THE PRUDENTIAL y THE PRUDENTIAL y DISEÑO registradas para distinguir servicios de la Clase 36; y, de la solicitud de registro de los signos PRUDENTIAL SECURITIES Y PRUDENTIAL-BACHE para distinguir servicios, también de la Clase 36.

3. Mediante Resolución Nº 0974821, de 16 de diciembre de 1999, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, resolvió “Rechazar la observación presentada, y conceder el registro de la denominación solicitada”.

4. Contra esta Resolución la sociedad THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA acudió a la vía contencioso administrativa interponiendo un recurso subjetivo o de plena jurisdicción.

   c) Fundamentos jurídicos de la demanda

   La sociedad THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA en su escrito de demanda argumenta que:

1. Tiene registradas en el Ecuador y en varios países del mundo “las prestigiosas y notoriamente conocidas marcas de servicios PRUDENTIAL, THE PRUDENTIAL, THE PRUDENTIAL (y DISEÑO), las mismas que las ha venido utilizando en los servicios por ellas protegidos (…)” y que “han adquirido un altísimo prestigio”. Estas marcas están registradas en el Ecuador para distinguir servicios de la Clase 36. Adicionalmente, registró las marcas PRUDENTIAL SECURITIES Y PRUDENTIAL BACHE también para distinguir servicios de la misma Clase 36.

2. El signo solicitado “no es susceptible de registro, puesto que contraviene lo dispuesto en el Art. 81 de la Decisión 344 (…)” además “presenta dos de los impedimentos establecidos en el Art. 83 de la Decisión 344 (…)”.

3. El signo solicitado y la marca PRUDENTIAL SECURITIES “es semejante y confundible a primera vista, debido a que la denominación solicitada es una imitación de la marca PRUDENTIAL SECURITIES (…). Tal confusión e indiscutible identidad es evidente (…)”.

4. Entre los signos en conflicto “no hay duda de que existen semejanzas en los aspectos gramatical, visual, auditivo y fonético, que definitivamente pueden inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes y servicios para los cuales se usan las marcas”.

5. “(…) tanto por no ser la denominación PRUDENTIAL SEGURO suficientemente distintiva, cuanto por la misma naturaleza de los servicios que protegen los signos en conflicto, es indudable que se incurrió en las causales de irregistrabilidad (…) por tanto, el Director Nacional de Propiedad Industrial debió denegar su registro”.

6. La confusión entre los signos “pueden darse no únicamente por las denominaciones o signos, sino también por los servicios o productos similares aunque no estén ubicados en el mismo grupo de la clasificación internacional (…) lo cual induciría a error o confusión en el ámbito comercial”.

7. El de permitirse el registro de la denominación PRUDENTIAL SEGURO “constituiría un acto de competencia desleal que afectaría los derechos de THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA”.

8. La afirmación de la compañía TEXTILES NACIONALES S.A. TENASA de que ha adquirido un derecho de exclusividad sobre el término PRUDENTIAL y que este derecho se ve reforzado por la formación de una familia de marcas, es falsa, ya que el hecho de haber registrado denominaciones “como PRUDENCIAL, PRUDENTIAL, PROTECTOR SEGURO, PRUDENTIAL ESENCIAL, POMPIS PRUDENTIAL (…) no le otorga ningún derecho exclusivo sobre la denominación PRUDENTIAL (…)” y que “no puede apropiarse ni monopolizar la denominación PRUDENTIAL para todas las clases internacionales”.

9. Surge la interrogante de por qué la Dirección Nacional de Propiedad Industrial “no consideró también los derechos prioritarios y los derechos adquiridos de THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA con respecto a su familia de marcas (…) que identifican plenamente una línea determinada de servicios, conocida a nivel nacional e internacional”.

10. Sus marcas son notoriamente conocidas.

    d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

    El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, contesta la demanda diciendo: “Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda (…). Me ratifico en la Resolución Nº 0974821, materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional (…). Al momento de dictar sentencia sírvase acoger mis excepciones y rechazar la demanda (…)”.

    El Director Nacional de Propiedad Industrial, contesta la demanda manifestando: “Negativa pura, simple y llana de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda (…). Alego expresamente la legitimidad del Acto Administrativo impugnado por provenir de autoridad competente, y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la ley de la materia (…). Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones de la parte actora (…). Caducidad del derecho de la actora y prescripción de la acción (…). Falta de derecho del actor (…)”.

    El Director de Patrocinio, delegado del Procurador General del Estado, al contestar la demanda manifiesta que acude “Con el fin de vigilar las actuaciones judiciales en esta causa (…)”.

    La sociedad TEXTILES NACIONALES S.A. TENASA, tercero interesado en el proceso, responde la demanda señalando casillero judicial.

    CONSIDERANDO:

    Que, las normas contenidas en los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a) y d) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

    Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

    Que, si bien en los documentos que se encuentran en el expediente no se señala la fecha de solicitud de registro como marca del signo PRUDENTIAL SEGURO, sin embargo, de la fecha de publicación de la solicitud en la Gaceta Oficial, en abril de 1997, se desprende que la solicitud se la hizo en vigencia de la Decisión 344. Por lo que los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por tanto, de acuerdo a lo expresamente solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 81, 83 literales a) y d) de la Decisión 344 y, de conformidad con el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, de oficio, se interpretarán los artículos 83 literal e), 84 y 102 de la misma Decisión 344. No se interpretarán los artículos 82 literal a) y 95 por no ser aplicables al caso concreto; y,

    Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

    Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

    (…)

    Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

    Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

    (…)

    Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

    (…)

    a) Sean idénticos o se asemejen de...