PROCESO 75-IP-2009

Emisor:Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
 
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PROCESO 75-IP-2009

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 95 inciso segundo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador. Interpretación, de oficio, del artículo 89 de la misma Decisión.

Actor: DEUTSCHE PHARMA ECUATORIANA S.A.

Marca: “KINBAC” (denominativa).

Expediente Interno N° 7093-2000-M.P.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los ocho (8) días del mes de julio del año dos mil nueve.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de cuatro (4) de junio de 2009.

  1. Antecedentes.

    El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

  2. Las partes

    La parte demandante es: DEUTSCHE PHARMA ECUATORIANA S.A.

    La parte demandada la constituyen: EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI), Y EL DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (DNPI).

    El tercero interesado es: LABORATORIOS LUMIERE S.A.C.

  3. Actos demandados

    DEUTSCHE PHARMA ECUATORIANA S.A. solicita que se declare la nulidad de la Resolución Administrativa No. 975509 de 4 de febrero de 2000, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial (E), notificada el 9 de febrero del mismo año, mediante la cual resolvió aceptar la observación presentada por LABORATORIOS LUMIERE S.A.C. y, en consecuencia, rechazar la solicitud de registro como marca del signo “KINBAC”, para distinguir productos comprendidos en la Clase No. 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

  4. Hechos relevantes

    1. Los hechos:

    Entre los principales hechos se encuentran los siguientes:

  5. “En la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 405 (…), se publicó el extracto de la solicitud de registro de la marca “KINBAC” Nº 91897 de 30 de octubre de 1998, presentada por DEUTSCHE PHARMA ECUATORIANA S.A. Esta solicitud de marca protege: “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; substancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas y herbicidas. Clase Internacional 5”.

  6. El 25 de mayo de 1999, MARKHAM PHARMACEUTICAL S.A., antigua propietaria de la marca “KIN”, cuyo registro se transfirió a LABORATORIOS LUMIERE S.A.C, presentó observación al registro del signo solicitado fundamentándose en que es semejante a la marca de su propiedad, tanto en lo gráfico, fonético y en su conjunto, y confundibles por estar destinadas a proteger productos de la misma clase.

  7. El 13 de julio de 1999, la compañía DEUTSCHE PHARMA ECUATORIANA S.A. procedió a contestar las observaciones presentadas y, adicionalmente, restringió la protección de la solicitud “KINBAC” únicamente a “productos farmacéuticos de uso dermatológico”.

  8. El 4 de febrero de 2000, el Instituto de Propiedad Intelectual expidió la Resolución No. 975509 a través de la cual resolvió aceptar la observación presentada por LABORATORIOS LUMIERE S.A.C., y, en consecuencia, denegar el registro del signo solicitado “KINBAC”.

    1. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

      DEUTSCHE PHARMA ECUATORIANA S. A., solicita la nulidad del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) el signo solicitado “KINBAC” cumple con la aptitud diferenciadora al indicar la procedencia empresarial de la marca solicitada, pues hace posible el proceso de diferenciación de los productos en el mercado, en atención a su origen empresarial”.

      - “El signo solicitado (…) es susceptible de registro, en razón de que cumple a cabalidad con los requisitos de registrabilidad (…) y no está inmerso en las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 82 y 83 de la Decisión 344”.

      - “(…) los signos confrontados tienen en común la partícula ‘KIN’ , esta partícula no es susceptible de apropiación o monopolización”.

      - “LABORATORIOS LUMIERE S.A.C., ha fundamentado su oposición (sic) tomando en cuenta única y exclusivamente la partícula genérica “KIN” olvidándose que las partículas de uso común o generalizado que conforman una denominación no pueden ser fundamento de una oposición, respecto a una marca que coincida en dicha partícula, como efectivamente sucede en este caso”.

      - “(…) al observar los signos en controversia encontramos que efectivamente coinciden en la partícula “KIN”, sin embargo, el signo solicitado, al estar conformado por dos sílabas KIN-BAC, es precisamente la desinencia lo que le hace distintiva frente a otras marcas registradas, por lo que no existe similitud que confunda al consumidor a simple vista”.

      - “LABORATORIOS LUMIERE S.A.C., legalmente no puede, ni debe monopolizar la partícula genérica “KIN” para productos incluidos en la clase internacional 5, (…) en nuestro país coexisten marcas que utilizan dicha partícula, tanto como sufijo, así como sufijo (sic), para productos de la clase 5, sin causar confusión en el público consumidor”.

      - “DEUTSCHE PHARMA ECUATORIANA S. A., es propietaria en el Ecuador de las siguientes marcas, que curiosamente incluyen la partícula “KIN” en sus denominaciones, y protegen productos incluidos en la clase internacional 5, sin embargo coexisten pacíficamente (…) KINATOPIC (…) KINALER”.

      - Que, “la resolución administrativa (…) carece de este requisito esencial que debe estar presente en todas las actuaciones administrativas en un Estado de Derecho, y con mayor razón si se están disputando intereses legítimos de los particulares. La exposición que hace el Director Nacional de Propiedad Industrial (…) no cumple con las exigencias de motivación requeridas por la Ley”.

      - “En el acto administrativo impugnado, el señor Director de Propiedad Industrial ha omitido realizar un serio examen de confundibilidad, formalidad legal que influye en la decisión de la causa, configurándose una causal de nulidad de la resolución administrativa (…)”.

      c) Contestaciones a la demanda

      El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual-IEPI, en su contestación a la demanda, expresa:

      Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda

      .

      Me ratifico en la Resolución Nº 975509, materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional

      .

      Al momento de dictar sentencia sírvase acoger mis excepciones y rechazar la demanda

      .

      El Director Nacional de Propiedad Industrial, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal:

      - “Al realizar el análisis marcario (…) se concluyó que estas poseen elementos que las hacen muy similares y por lo tanto producirían confusión tanto en los medios comerciales como en el público consumidor, principalmente si consideramos que el cotejo marcario se lo debe hacer retirando la terminación BAC, puesto que es término usado continuamente para este tipo de productos al hacer relación a bacteria”.

      - “(…) la denominación solicitada KINBAC, no posee los suficientes elementos distintivos con la marca observante, en el campo gráfico, visual como fonético, por lo que induciría al público a error sobre la procedencia de los productos solicitados y se causaría un riesgo de confusión y de asociación, especialmente al proteger las denominaciones en conflicto productos encasillados en la clase internacional No. 5, por lo que se produciría el riesgo de confusión y/o de asociación por parte de los consumidores”.

    2. Tercero Interesado

      LABORATORIOS LUMIERE S.A.C., considerada como tercero interesado, no contestó la demanda.

      CONSIDERANDO:

  9. Competencia del Tribunal

    Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

    Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

    Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 4 de junio de 2009.

  10. Normas del ordenamiento JURÍDÍCO comunitario a ser interpretadas.

    La Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Quito, República del Ecuador, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a), y e), 84, 95 inciso segundo, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

    El Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Sin embargo, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera que no es pertinente interpretar los artículos 82 literal a), 83 literal e) y 84 de la Decisión 344, solicitados por la consultante por no ser pertinentes al presente caso. Asimismo, se considera pertinente interpretar, de oficio, el artículo 89 de la misma Decisión por ser aplicable al caso en controversia.

    En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

    DECISIÓN 344

    (…)

    DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

    Artículo 81.- Podrán...

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