PROCESO 084-IP-2009

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 084-IP-2009

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, del artículo 82 literal d) de la misma Decisión; con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Actor: PRODUCTOS FAMILIA S.A. Marca: “FAMILIA 2 EN 1 DOBLE ROLLO” (mixta). Expediente Interno: Nº 2001-00367.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 16 días del mes de septiembre del año dos mil nueve.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 1075, de 16 de junio de 2009, recibido en este Tribunal el 23 de junio de 2009, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2001 - 00367.

  1. Antecedentes

    El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

  2. Las partes

    La parte demandante: Productos Familia S.A.

    La parte demandada: La Nación Colombiana a través de la Superintendencia de Industria y Comercio.

    Los terceros interesados: Sociedad Colombiana Kimberly Colpapel S.A. y Papeles Nacionales S.A.

    1.2 Determinación de los hechos relevantes:

    El 05 de mayo de 1999, Productos Familia S.A. solicitó el registro del signo “FAMILIA 2 EN 1 DOBRE ROLLO” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

    La Superintendencia de Industria y Comercio consideró que la solicitud reunía los requisitos de forma establecidos, por lo tanto, dispuso su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

    Los días 10 y 11 de agosto de 1999, las sociedades Papeles Nacionales S.A. y Colombiana Kimberly Colpapel S.A. presentaron observaciones contra la solicitud de registro del signo “FAMILIA 2 EN 1 DOBLE ROLLO” (mixto).

    La sociedad Papeles Nacionales S.A., fundamentó sus observaciones en el hecho que la expresión “FAMILIA 2 EN 1 DOBLE ROLLO” es irregistrable por describir las calidades esenciales de los productos que se desea distinguir. Por otro lado, las observaciones de la sociedad Colombiana Kimberly Colpapel S.A., se fundaron en el hecho de carecer la marca de distintividad y novedad para amparar los productos pertenecientes a la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

    La División de Signos Distintivos, a través de la Resolución Nº 23221, de 29 de octubre de 1999, declaró infundadas las observaciones realizadas por ambas sociedades, motivo por el cual interpusieron recurso de reposición y, en subsidio, de apelación.

    La Resolución Nº 07562, de 12 de abril de 2000, revocó parcialmente la Resolución Nº 23221, de 29 de octubre de 1999, otorgando así el registro de la marca “FAMILIA 2 EN 1 DOBLE ROLLO” (mixta), en la cual las expresiones “2 en 1 doble rollo”, irán como explicativas.

    En la Resolución Nº 15629, de 17 de julio de 2000, se resolvió el recurso de apelación confirmando las decisiones contenidas en las Resoluciones Nos: 7562 y 23221, declarando agotada la vía gubernativa.

    PRODUCTOS FAMILIA S.A. presenta ante el Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, acción de nulidad y Restablecimiento del Derecho contra las Resoluciones Nos: 07562 y 15629.

    1.3 Fundamentos de la Demanda:

    La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. fundamenta su demanda de la siguiente manera:

    • La Superintendencia de Industria y Comercio vulneró el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que el signo no contempla ninguna de las causales de irregistrabilidad absolutas o relativas porque el conjunto solicitado a registro de ninguna manera constituye la indicación exacta que denote las características de los productos que con ella se van a distinguir.

    • La Superintendencia de Industria y Comercio violó la ley y lesionó el derecho que le asiste a la sociedad demandante para obtener el registro solicitado ya que el conjunto cumple con la función principal de las marcas.

    • La Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 89 de la Decisión 344 al disponer que las expresiones “2 EN UNO DOBLE ROLLO” iban como explicativas, modificando de oficio la solicitud, infringiendo las normas ya que sólo el peticionario puede introducir modificaciones a la solicitud de registro.

    1.4 Contestación de la Demanda:

    La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda fundamentando lo siguiente:

    • Con la expedición de los actos demandados no se violan las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

    • El artículo 82 inciso d) de la Decisión 344 señala que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos impedimentos como signos o indicaciones para designar o describir la especie, la calidad o el destino. La expresión “2 EN 1” se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo mencionado anteriormente, esto debido a que es una expresión usada comúnmente en el mercado.

    Como tercero interesado contestó la demanda la SOCIEDAD COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A. de la siguiente manera:

    • El término “2 EN 1” no podía ser apropiable a título de marca debido a su carácter descriptivo, por lo que no se pueden otorgar derechos marcarios sobre él.

    • Las palabras “2 EN 1” son insuficientemente distintivas por su imposibilidad manifiesta de distinguir un producto de otro, dado su carácter simple, usual y corriente.

    • Las marcas constituyen un complemento esencial de los productos o mercancías al otorgarles individualidad y permitir su distinción.

    PAPELES NACIONALES S.A., tercer interesado en el presente proceso, no contestó la demanda.

    CONSIDERANDO:

  3. Competencia del Tribunal

    Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina;

    Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el Ordenamiento Jurídico de dicha Comunidad;

    Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 28 de agosto de 2009.

  4. Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas.

    El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Adicionalmente, procede interpretar de oficio, el artículo 82 literal d) de la Decisión 344.

    En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

    DECISIÓN 344

    (…)

    DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

    Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

    Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

    (…)

    Artículo 82.- No podrán registrarse...

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