PROCESO 058-IP-2009

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 058-IP-2009

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 y 135 literales i) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Signo: CREST CALCI-DENT.

Actor: sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY.

Proceso interno Nº 2004-0264.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, el primer día del mes de julio del año dos mil nueve.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del proceso interno Nº 2004-0264;

El auto de 14 de mayo de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y;

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: COLGATE PALMOLIVE COMPANY.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY.

  1. Hechos

  1. El 17 de octubre de 2002, la sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo nominativo CREST CALCI-DENT para distinguir productos amparados en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

  2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 528 de 30 de mayo de 2003 al que presentó oposición la sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY argumentando que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del artículo 135 literal i) de la Decisión 486. Sin embargo, de los documentos adjuntados al expediente se desprende que la sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY presentó oposición, también, sobre la base de su marca CALCIGARD registrada para distinguir productos de la Clase 3.

  3. Por Resolución Nº 28328, de 30 de septiembre 2003, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY y concedió el registro como marca del signo nominativo CREST CALCI-DENT. Contra esta Resolución la actora interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación.

  4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos que por Resolución Nº 035726, de 19 de diciembre de 2003, confirmó la decisión contenida en la Resolución impugnada.

  5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que por Resolución Nº 1810, de 30 de enero de 2004, también confirmó la Resolución Nº 28328. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

    c) Fundamentos jurídicos de la demanda

    La sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY en la demanda interpuesta manifiesta que:

  6. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 135 literal i) de la Decisión 486 ya que la conformación de la marca solicitada “está compuesta por una expresión ya registrada como marca, CREST, y por otro componente descriptivo de las cualidades del producto o de sus características, cual es CALCI-DENT” y que dicha solicitud “fue presentada con el único propósito de obtener protección marcaria para el término COLCI-DENT pues CREST se agregó únicamente para distraer la atención del examinador”.

  7. La expresión “CALCI-DENT transmite al consumidor la idea que el producto amparado (…) contiene en su fórmula el ingrediente calcio, que el consumidor medio asocia con el fortalecimiento de los dientes, aludiendo así claramente a los ingredientes, cualidades o características del producto”.

  8. La marca CREST CALCI-DENT es engañosa “tanto para los medios como para el público en general, porque el dentífrico distinguido con dicha marca no contiene calcio, contrariando esta realidad objetiva del producto a la información, que esta marca transmite al consumidor, acerca de sus características y cualidades”.

  9. “(…) la posibilidad de engaño es evidente pues la marca (…) transmite al consumidor una característica o cualidad del producto, que en realidad no ostenta (…). Y el engaño se consolida si se tiene en cuenta que la expresión CALCI-DENT aparece en forma destacada en el empaque del producto, acompañando a la expresión CREST, mientras que de manera irrisoria, de forma totalmente se indica en otra parte del empaque del producto que este (sic) ‘NO CONTIENE CALCIO’”.

  10. La Superintendencia “no debió haber concedido el registro de la marca CREST CALCI-DENT (…) pus es claro que la información transmitida por la marca engaña al consumidor (…)”.

  11. Fundamentó la oposición “en dos causales de irregistrabilidad consagradas en la Decisión 486 (…): i) la prevista en el artículo 136, Literal a); y ii) la consagrada en el Artículo 135, Literal i)”.

    d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

    La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que:

  12. La emisión de las Resoluciones impugnadas fue realizada de manera legal y válida.

  13. En cuanto a la presunta confundibilidad “entre las marcas ‘CREST CALCI-DENT’ (solicitada) y ‘CALCIGARD’ (registrada) (…) se tiene que efectuado el examen de conjunto de las mismas, no arroja confusión pues cada uno de los signos en controversia posee elementos de orden gráfico, ortográfico, fonético y conceptual suficientemente distintivos, sin que puedan conllevar al público consumidor a error sobre el producto ni sobre su procedencia empresarial (…)”.

  14. Sobre la supuesta violación del artículo 135 literal i) de la Decisión 486 “cabe señalarse en primer término que el prefijo ‘CALCI’ es de uso común y no puede ser apropiable por ningún particular (…)” y en segundo término que la demandante “no procedió a sustentar ni probar su afirmación“ respecto a la violación de dicho artículo.

  15. En consecuencia, “la marca ‘CREST CALCI-DENT’ reúne los requisitos dispuestos en el Régimen de la Propiedad Industrial para efectos de su concesión y, como se mostró no resulta confundible con la marca ‘CALCIGARD’, no se ve afectada en su capacidad distintiva (…)” y por tanto no puede “inducir ar (sic) engaño a los medios comerciales y al público consumidor”.

    La sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY., tercero interesado en el proceso, contesta la demanda diciendo:

  16. Que la marca nominativa CREST CALCI-DENT, para identificar productos en la clase 3...

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