PROCESO 72-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

2251710-13144500

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 72-IP-2015

Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y, de oficio los artículos 224 y 228 de la misma norma andina. Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Apelante: MERCK KGAA. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI- DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Marca. "MERKAT" (denominativa). Expediente Interno: 08125-2012-0-1801-JR-CA-10.

Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los nueve (9) días del mes de septiembre del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 8125-2012-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 23 de enero del 2015, recibido por este Tribunal el 26 de enero del mismo año vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 08125-2012-0-1801-JR-CA-10.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 20 de mayo de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

1. ANTECEDENTES.

   Partes

   Apelante: MERCK KGAA

   Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI- DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

   Tercero interesado: INVERSIONES PACUCHA S.A.C.

   Hechos:

   Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

   * El 8 de septiembre del 2010, INVERSIONES PACUCHA S.A.C. solicitó el registro del signo MERKAT (denominativo), para distinguir: preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso de lavandería; preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir y fregar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos, de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

   * El 10 de octubre del 2010 se publicó en el Diario oficial "El Peruano", el extracto de la solicitud de registro.

   * El 19 de noviembre del 2010, MERCK KGAA presentó oposición en contra de la solicitud de registro de la marca antes mencionada, manifestando que MERKAT (denominativa), resultaba fonética y gráficamente confundible con sus marcas registradas: MERCK (denominativa), MERCK y logotipo (mixta), MERCK SERONO (denominativa), de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, registradas en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, las cuales son notoriamente conocidas.

   * Mediante Resolución 1914-2011/CSD-INDECOPI, de 10 de agosto del 2011, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y otorgó el registro del signo solicitado, por considerar que no se logró acreditar que la marca MERCK (denominativa) ostente la calidad de notoriamente conocida, por lo que no resulta aplicable la prohibición de registro.

   * El 7 de septiembre del 2011, MERCK KGAA, interpuso recurso de apelación, en contra de la Resolución antes citada.

   * Por Resolución 1616-2012/TPI-INDECOPI, de 5 de septiembre de 2012, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, confirmó la Resolución 1914-2011/CSD-INDECOPI, de 10 de agosto del 2011, que otorgó el registro de la marca de producto MERKAT (denominativa), solicitada por INVERSIONES PACUCHA S.A.C.

   * El 5 de diciembre del 2012, MERCK KGAA., presentó demanda contencioso administrativa en contra de la Resolución 1616-2012/TPI-INDECOPI, de 5 de septiembre del 2012.

   * El 21 de julio del 2014, mediante Sentencia - Resolución Número Once - el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda interpuesta por MERCK KGAA. contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual- INDECOPI.

   * El 1 de agosto del 2014, MERCK KGAA presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de 21 de julio del 2014.

   * Mediante auto de 5 de diciembre del 2014 la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a:

   - Criterios para determinar el riesgo de confusión entre signos denominativos y mixtos; cuando el signo solicitado a registro conlleve parte del elemento denominativo (tres primeras letras) de la marca registrada; y la presencia de la cuarta letra en el signo solicitado podría darles fonéticamente un sonido parecido; y distinguen además, productos idénticos y vinculados.

   - Criterios para determinar la notoriedad de una marca.

   - Qué medios probatorios son los idóneos para acreditar la calidad de notoria de una marca.

   + Argumentos contenidos en la demanda contencioso administrativa.

   * MERCK KGAA en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

   * Sostiene que el signo solicitado resulta fonética y gráficamente confundible con sus marcas registradas.

   * Que la empresa posee registros sobre el signo MERCK en más de 171 países a nivel mundial.

   * Que su empresa es una transnacional de más de cien años, que posee registros sobre su signo MERCK.

   * Que cualquier consumidor al encontrarse frente a un producto de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, tendrá lógicas y fundadas razones para creer que se encuentra ante un producto producido y distribuido por su empresa, pues dicho signo claramente imita a las marcas MERCK que se encuentran registradas en diversas clases.

   + Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa

   * El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, de la República del Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

   * Que comparados los signos MERKAT (denominativo) y MERCK (denominativo) se advierte que desde el punto de vista fonético presentan un distinto número de sílabas, así como una distinta secuencia de vocales (E-A/E) y de consonantes (M-R-K-T/ M-R-C-K), todo lo cual determina que tengan una distinta pronunciación y entonación y, por tanto, un impacto sonoro diferente.

   * Que desde el punto de vista gráfico, los signos presentan diferencias en su estructura gramatical así como una distinta conformación de consonantes (M-R-K-T /M-R-C-K) y letras finales (AT en el signo solicitado / CK en la marca registrada), lo cual, sumado a los elementos gráficos que contienen, determina un impacto visual en conjunto diferente.

   3. Sentencia de primera instancia.

      * El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda interpuesta por MERCK KGAA contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, en cuanto que si bien ambos signos comparten la presencia de las letras "AT" al final de la marca solicitada, las mismas que generan una diferente extensión de las marcas, pues MERCK es una palabra monosilábica y MERKAT es bisílaba. Además, desestimó el argumento de la demandante ya que el público no se detiene a contar las letras que poseen las marcas al tenerlas al frente, sino que extrae los signos en conjunto, y que por lo tanto estas marcas suscitan impresiones visuales de conjunto diferentes.

   4. Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación.

      * MERCK KGAA en su recurso de apelación manifiesta lo siguiente:

      * Que la resolución que se impugna incurre en diversos errores de hecho y derecho que vulneran su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.

      * Que la sentencia recurrida señala equívocamente que no se ha logrado acreditar el reconocimiento de la marca MERCK (denominativa) en algún país de la Comunidad Andina.

      * Considera que reproduciendo parcialmente la marca MERCK (denominativa) a la marca MERCK (denominativa) causará dilución de su fuerza distintiva.

   5. Argumentos contenidos en la contestación del Recurso de Apelación.

      * Después de la correspondiente revisión del expediente no se desprende ninguna contestación al recurso de apelación.

   6. Argumentos de la contestación del tercero interesado.

      * Después de la correspondiente revisión del expediente no se desprende ninguna contestación por parte del tercero interesado.

      * INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

      * El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literales e) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

      * Procede la interpretación solicitada del artículo 136 literal h); no se interpretará el literal e) por no ser pertinente. Además, se limitará la interpretación al artículo 136 literal a).

      * De oficio se interpretarán los artículos 224 y 228 de la Decisión 486.

      * CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

      En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

      - Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión y de asociación, similitud ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo de signos.

2. Comparación entre marcas denominativas y mixtas. Comparación entre marcas denominativas.

3. La marca notoria y su protección. La prueba de uso. El riesgo de dilución.

   - IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. RIESGO DE CONFUSIÓN Y DE ASOCIACIÓN, SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO DE SIGNOS.

   * Se analizará este tema para dar contestación a la interrogante del Juez consultante respecto a:

   * Criterios...