PROCESO 71-IP-2009

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 71-IP-2009

Interpretación prejudicial del artículo 161 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: BATA BRANDS S a.r.l.

Marca: “VERLON-V” (ETIQUETA).

Expediente Interno N° 2007-0187.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a uno de julio del año dos mil nueve.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veintiocho (28) de mayo de 2009.

1. Antecedentes

1. Las partes

   La parte demandante es: BATA BRANDS S a.r.l.

   La parte demandada la constituye: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

2. Actos demandados

   BATA BRANDS S a.r.l. solicita que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - No. 017165 de 29 de junio de 2006, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la cual ordenó el archivo de la solicitud de TRANSFERENCIA de BATA LIMITED a BATA BRANDS radicada el 19 de Diciembre de 2005 de la marca VERLON-V (ETIQUETA) certificado de registro No. 116548.

   - No. 028773 de 27 de octubre de 2006, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la cual se decidió el recurso de reposición interpuesto y confirmó la resolución anterior.

   - No. 36533 de 28 de diciembre de 2006, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se decidió el recurso de apelación interpuesto y se confirmó la Resolución No. 017165.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

   Entre los principales hechos se encuentran los siguientes:

1. El 19 de diciembre de 2005, el apoderado de la sociedad BATA BRANDS S a.r.l. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la transferencia de Bata Limited a Bata Brands, de la marca VERLON-V (ETIQUETA) con certificado de registro No. 116548 para la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. El 27 de diciembre de 2005, la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante oficio No. 13932, solicitó un requerimiento en relación con el trámite de transferencia a efectos de que adjunte documento de transferencia que respalde la inscripción solicitada.

3. El 16 de febrero de 2006, se dio respuesta al requerimiento, y se consignó copia auténtica del documento de traspaso de las marcas de BATA LIMITED a BATA BRANDS.

4. El 29 de junio de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 017165, mediante la cual ordenó el archivo de la solicitud de TRANSFERENCIA de BATA LIMITED a BATA BRANDS, a la luz de las disposiciones contenidas en los artículos 12 y 13 del Código Contencioso Administrativo que expresan lo siguiente:

   Art. 12.- Solicitud e informaciones o documentos adicionales. Si las informaciones o documentos que proporcione el interesado al iniciar una actuación administrativa no son suficientes para decidir, se le requerirá, por una sola vez, con toda precisión y en la misma forma verbal o escrita en que hay actuado, el aporte de lo que haga falta. Este requerimiento interrumpirá los términos establecidos para que las autoridades decidan. Desde el momento que el interesado aporte nuevos documentos o informaciones con el propósito de satisfacer el requerimiento, comenzarán a correr otra vez los términos pero, en adelante, las autoridades no podrán pedir más complementos y decidirán con base en aquello de que dispongan

   .

   Art. 13.- Desistimiento. Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud si hecho el requerimiento de completar los requisitos, los documentos o las informaciones de que tratan los dos artículos anteriores, no da respuesta en el término de dos (2) meses. Acto seguido se archivará el expediente sin perjuicio de que el interesado presente posteriormente una nueva solicitud

   .

5. La sociedad BATA BRANDS S a.r.l. interpuso y sustentó los recursos de reposición y en subsidio de apelación.

6. El 27 de octubre de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 028773, por la cual resolvió el recurso de reposición y confirmó la Resolución impugnada.

7. El 28 de diciembre de 2006, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 36533, por la cual resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución No. 017165.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad BATA BRANDS S a.r.l. solicita la nulidad de los actos administrativos mencionados anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - Se ha violado el artículo 161 de la Decisión 486 “por cuanto, con la negativa del registro de la transferencia de la marca VERLON en la clase 25, que hiciera BATA LIMITED a BATA BRANDS, se están solicitando requisitos adicionales que la Norma supranacional (…) no contempla”.

      - “El contrato de sesión (sic) de marcas de BATA LIMITED a BATA BRANDS, es supremamente claro en el sentido de transferir todas las marcas de las que era titular BATA LIMITED en la República de Colombia”.

      - “(…) la intención de BATA LIMITED, fue la de enajenar a BATA BRANDS, todos los derechos de propiedad intelectual registrados en Colombia a nombre de BATA LIMITED, y adjuntó un listado de marcas, en los que se especifica NOMBRE, y registro y/o numero (sic) de expediente”.

      - “Dentro de las marcas transferidas está la expresión VERLON: dicha marca por sí sola es particular, única, y no se presta a ningún tipo de confusión”.

      - “La Superintendencia de industria (sic) y comercio (sic) le está dando una interpretación a la norma que no tiene, pues se negó a registro la transferencia de la marca VERLON, con el predicado de que la intención de los contratantes, no era enajenar esa marca, porque no estaba relacionado el número del certificado”.

      - “Pero es que el número del certificado o del expediente, es un agregado que le quisieron dar los contratantes, mas no un elemento esencial para que proceda la inscripción de la referencia, pues su mera nominación, para este caso VERLON, es suficiente elemento determinante y particular para que opere el registro”.

      - “(…) en el documento de cesión de las marcas de BATA LIMITED a BATA BRANS, ni siquiera aparece la clasificación a la que pertenece la marca, sino que la cesión se hace en bloque de todas y cada una de las marcas que BATA LIMITED tuviera en la república (sic) de Colombia”.

      - “Si por vía de ejemplo se consulta la página www.sic.gov.co de la superintendencia (sic) de industria (sic) y (comercio), y se verifica la expresión VERLON como marca, con total certeza aparecerá que son y fueron BATA LIMITED y BATA BRANDS, los únicos propietarios de la expresión VERLON en Colombia, luego, sobradas razones existen para concluir la violación del citado artículo por falta de aplicación, pues, se solicitaron requisitos adicionales que la Norma legal no trae”.

      - “Si de otra parte, conforme a la ley domestica (sic), el contrato es ley para las partes, y Bata Limited le cedió a BATA BRANDS, la totalidad de los derechos sobre marcas, particularmente la expresión VERLON, por qué la Superintendencia quiere hacer entender, que los únicos registros cedidos son los que aparecen en la lista adjunta con número de certificado, cuando se vendió la expresión VERLON????”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal...