PROCESO 69-IP-2009

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 69-IP-2009

Interpretación prejudicial, a solicitud de la Consultante, de los artículos 134, 135 literal b), 136 literales a), b) y h), 190, 225 y 228 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 191, 192, 193, 200 y 224 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2003-0234. Actor: SOCIEDAD TRANSPACK LTDA. Marca denominativa: TRANSPACK.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte cuatro días del mes de julio del año dos mil nueve, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 4 de junio de 2009.

  1. Antecedentes.

    El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

  2. Las partes.

    Demandante: SOCIEDAD TRANSPACK LTDA.

    Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

    Tercero interesado: SOCIEDAD INTERNEXA S.A. E.S.P.

    iii. DATOS RELEVANTES

    1. HECHOS.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran:

      a. La sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P., solicitó el 10 de abril de 2001 el registro como marca del signo denominativo TRANSPACK, para amparar servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

      1. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad TRANSPACK LTDA, presentó oposición al registro solicitado con base en los siguientes signos distintivos:

        • Marca mixta TRANSPACK, registrada en Colombia bajo el certificado No. 178827 para amparar servicios de la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. La representación gráfica del signo es la siguiente:

        • Nombre comercial TRANSPACK, utilizado por la sociedad TRANSPACK LTDA. desde hace más de 30 años.

        • Solicitud de registro de la enseña comercial mixta TRANSPACK (26 de febrero de 2001).

      2. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 9905, de 22 de marzo de 2002, resolvió declarar infundada la oposición y conceder el registro solicitado.

      3. La sociedad TRANSPACK LTDA., presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

      4. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 34632 de 29 de noviembre de 2002, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el acto administrativo impugnado y concedió el recurso de apelación.

      5. La Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendecia de Industrial y Comercio (e), mediante Resolución Nº 40200 de 17 de diciembre de 2002, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar el acto impugnado.

      6. La sociedad TRANSPACK LTDA, interpuso ante la Sección Primera, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado, de la República de Colombia, acción de nulidad y restablecimiento del derecho en relación con los anteriores actos administrativos.

    2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la demanda en los siguientes argumentos:

      1. Aduce, que los signos en conflicto poseen identidad fonética, gráfica y conceptual, lo que generaría confusión en el público consumidor.

      2. Afirma, que su marca TRANSPACK es notoriamente conocida a nivel nacional e internacional. Por lo tanto, se estaría generando un aprovechamiento injusto de su reputación.

      3. Advierte, que el nombre comercial y la enseña comercial se deben proteger en relación con signos idénticos o semejantes que se pretendan registrar como marcas, de conformidad con la normativa de propiedad industrial.

      4. Sostiene, que la sociedad TRANSPACK LTDA. posee un gran e histórico posicionamiento en el mercado.

      5. Argumenta, que la sociedad INTERNEXA S.A., pretende ofrecer servicios similares a los de la sociedad TRANSPACK LTDA.

    3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      a. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

      La Superintendencia de Industria y Comercio, contestó la demanda de la siguiente manera:

      • Argumenta, que los signos en conflicto amparan productos o servicios que no tienen relación o conexión competitiva. Por lo tanto, no se generaría riesgo de confusión en el público consumidor.

      • Sostiene, que la notoriedad de la marca TRANSPACK no fue alegada en el trámite administrativo y, por lo tanto, no se puede utilizar dicho argumento en el proceso judicial. De todos modos, las pruebas presentadas con la demanda son insuficientes para probar tal circunstancia.

      • Entre la marca controvertida y el nombre comercial TRANSPACK tampoco existe riesgo de confusión, ya que no amparan productos con conexidad competitiva.

      b. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

      La sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P., contestó la demanda de la siguiente manera:

      • Afirma, que los productos y servicios amparados por los signos en conflicto son completamente diferentes. Por lo tanto, no se generaría riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

      • Sostiene, que los objetos sociales de las sociedades TRANSPACK LTDA. e INTERNEXA S.A. E.S.P., son completamente diferentes.

      • Aduce, que la notoriedad de la marca demandante no está debidamente probada.

  3. Competencia del Tribunal.

    El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

  4. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

    Las normas cuya interpretación se solicita son las siguientes: los artículos 97, 134, 135, 136 literales a), b) y h), 154, 155, 166, 190, 225, 228 y 234 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

    No obstante lo anterior, sólo se interpretarán las siguientes: artículos 134, 135 literal b), y 136 literal a), b) y h), 190, 225 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

    Las demás normas no son pertinentes al asunto bajo examen.

    El Tribunal, de oficio, interpretará las siguientes normas: artículos 191, 192, 193, 200, 224 y 229 de la misma normativa.

    A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

    DECISIÓN 486

    (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores

.

(…)

Artículo 135

No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…)

b) carezcan de distintividad;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario

.

(...)

Artículo 190

Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

Artículo 191

El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el...

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