PROCESO 057- IP- 2009

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 057- IP- 2009

Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. Proceso Interno: Nº 2004-00145. Marca: “BENCELIN” (denominativa). Actor: PARKE, DAVIS & COMPANY.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 28 días del mes de agosto del año dos mil nueve.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 14 de mayo de 2009.

  1. Antecedentes

  2. Las partes

    Demandante: PARKE, DAVIS & COMPANY.

    Demandado: La Nación Colombiana a través de la Superintendencia de Industria y Comercio.

    Tercero interesado: Servicios Farmacéuticos Servifar S.A.

    1.2. Hechos relevantes

    Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

    1. Los hechos

      Entre los principales hechos se encuentran los siguientes:

      El 22 de julio de 1980, MIGUEL RODRÍGUEZ OREJUELA solicitó a la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro del signo “BENCELIN” (denominativo) para identificar “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, materiales para vendaje, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos” en la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza.

      Contra dicha solicitud de registro se presentaron tres oposiciones:

      - PARKE, DAVIS & COMPANY, domiciliada en los Estados Unidos de América, presentó oposición con fundamento en sus derechos sobre la marca “BENYLIN” (denominativa), anteriormente registrada en la misma Clase 05.

      - Aziende Chimique Riunite Angelini Francesco A.C.R. se opuso al registro en base a su marca “BENZIRIN” de la Clase 05.

      - Bancelin Cavard & Compañía Limitada (Laboratorios Aseptic), se opuso en base a su nombre comercial “Bancelin Cavard”.

      El 09 de julio de 1985, se limitó el alcance de los productos a un “producto farmacéutico para las infecciones causadas por gérmenes sensibles a la cefalexina” en la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza.

      El 29 de octubre de 2002, se solicitó anotar el traspaso de la solicitud de registro de la marca “BENCELIN” a favor de SERVICIOS FARMACÉUTICOS SERVIFAR S.A.

      Posteriormente, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución Nº 22509, de 14 de agosto de 2003, en donde se declararon infundadas las tres oposiciones presentadas y se otorgó el registro del signo solicitado “BENCELIN”.

      La parte actora PARKE, DAVIS & COMPANY interpuso recurso de reposición, el mismo que fuera resuelto mediante la Resolución Nº 029038, de 10 de octubre de 2003, en donde se confirmó en todas sus partes la Resolución anterior.

      Finalmente, la parte actora interpuso recurso de apelación de manera subsidiaria, la misma que fuera resuelta mediante la Resolución Nº 31120, de 31 de octubre de 2003, en donde se confirmaron las Resoluciones anteriores, declarando así infundadas las tres oposiciones presentadas, concediéndose el registro del signo solicitado.

    2. Fundamentos de la Demanda

      PARKE, DAVIS & COMPANY, domiciliada en los Estados Unidos de América, demanda una acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las Resoluciones Nos: 22509, 029038 y 31120, mediante las cuales se declararon infundadas las tres oposiciones presentadas y se otorgó el registro del signo solicitado “BENCELIN”.

      Argumenta una directa violación de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina al haber otorgado el registro de la marca, ya que sostiene la existencia de un grave riesgo de confusión entre el signo solicitado “BENCELIN” (denominativo) y la marca registrada “BENYLIN” (denominativa).

    3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda, precisó lo siguiente:

      Que, con la expedición de las resoluciones objeto de la demanda no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

      Que, la marca “BENCELIN” cumple los tres requisitos para ser registrada, es decir, la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

      Que, al momento de realizar el examen de confundibilidad entre las marcas “BENCELIN” y “BENYLIN” se puede concluir que entre las partículas “YLIN” y “CELIN” existen diferencias gramaticales y fonéticas que les permite coexistir en el mercado.

    4. Tercero interesado

      SERVICIOS FARMACÉUTICOS SERVIFAR S.A., tercera interesada en este proceso, respondió a la demanda manifestando que entre las marcas “BENCELIN” y “BENYLIN”, no existen semejanzas de ninguna naturaleza y el consumidor puede diferenciarlas a primera vista por sus elementos denominativos.

      Asimismo, cabe señalar que, Aziende Chimique Riunite Angelini Francesco A.C.R. y Bancelin Cavard & Compañía Limitada (Laboratorios Aseptic) son también terceros interesados dentro del presente proceso y no contestaron la demanda.

      CONSIDERANDO:

  3. Competencia del Tribunal

    Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina.

    Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad.

    Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 14 de mayo de 2009.

  4. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

    El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

    Sin embargo, la fecha de presentación de la solicitud de registro fue el 22 de julio de 1980, en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que procede la interpretación de oficio, de los artículos 56 y 58 literal f) de la mencionada Decisión. De igual manera, procede la interpretación de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

    El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

    DECISIÓN 85

    (...)

    Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.

    (…)

    Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas:

    (…)

    f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;

    (…)

    .

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

DECISIÓN 486

(...)

PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.

(…)

.

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

  1. Aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo.

    Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran...

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