PROCESO 71-IP-2006

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Año: 2006
• Fecha de publicación: 04 Agosto 2006
• Número de registro: 71-IP-2006
• Número de Gaceta: 1378
• Sección: Procesos
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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PROCESO 71-IP-2006

Interpretación prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio los artículos 81, 82, literal a), 83, literales d) y e) y 84 de la mencionada Decisión. Consulta formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente interno N° 548-2003. Actor: Sociedad UBS AG. Marca: “UBS (denominativa)”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los quince días del mes de junio del año 2006, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 24 de mayo de 2006.

I. Antecedentes.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

A. Las partes:

Demandante: Sociedad UBS A.G.

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI.

Tercero interesado: Sociedad UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA INC.

B. datos RELEVANTES.

1. Los hechos de la demanda.

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial, de los antecedentes administrativos de los actos acusados y de las correspondientes providencias judiciales, se encuentran los siguientes:

a. La entidad bancaria UBS AG es una entidad bancaria organizada y constituida de acuerdo con las leyes de Suiza y con más de 125 años de tradición; mantiene operaciones en las más importantes plazas financieras alrededor del mundo. La sigla UBS identifica ante los consumidores de los cinco continentes a una prestigiosa y famosa institución bancaria suiza, la cual se ubica entre los 4 primeros bancos más grandes del mundo.

2. Su destacada posición en el sistema bancario internacional incluso ha sido reconocida por el Banco de Reserva de la República del Perú, organismo que acredita a UBS como banco de primera categoría en el territorio peruano.

Actualmente tiene representaciones estables en más de cincuenta países a través del mundo. En la región latinoamericana los negocios incluyen la administración de reservas internacionales de los gobiernos, la asesoría financiera en los procesos de privatización, manejo de fondos públicos y privados, negocios fiduciarios y demás operaciones financieras.

UBS AG mantiene representantes permanentes en el Perú, quienes actúan conforme a las normas de supervisión vigentes y están acreditados ante la Superintendencia de Banca y Seguros.

2. La institución bancaria SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT, actualmente fusionada al interior de UBS AG, solicitó el 1 de julio de 1998, ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, el registro de la marca UBS (denominativa) para amparar productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 9865502.

2. El 30 de octubre de 1998, la sociedad UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA INC. formuló observación a dicha solicitud, argumentando que es titular de las siguientes marcas:

• UPS (denominativa), para distinguir productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. Certificado 33026

• UPS (mixta), para distinguir productos de la clase 9 de la Clasificación de Niza. Certificado 33027. La representación gráfica de la marca es:

2. El Indecopi, mediante Resolución N° 1250-1999/OSD-INDECOPI del 4 de febrero de 1999, declaró fundada la observación formulada por la sociedad UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA INC. y denegó el registro solicitado.

2. El 1 de marzo de 1999, la sociedad SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT interpuso recurso de apelación contra la Resolución No. 1250-1999/OSD-INDECOPI del 4 de febrero de 1999.

2. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución N° 989-1999/TPI-INDECOPI de 6 de agosto de 1999, resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución impugnada.

2. El 9 de diciembre de 1999, la sociedad UBS AG, mediante apoderado, interpuso ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Perú demanda de Impugnación de resolución administrativa, solicitando la invalidez de la Resolución N° 989-1999/TPI-INDECOPI de 6 de agosto de 1999.

2. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 5 de diciembre de 2002, declaró fundada la demanda interpuesta.

2. La sociedad UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA INC., mediante escrito radicado el 16 de enero de 2003, interpuso recurso de apelación contra la sentencia descrita anteriormente.

2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

La sociedad actora, como fundamento de su demanda, formuló los siguientes planteamientos:

1. Con las Resoluciones expedidas por el INDECOPI se desconoció la Sección C del artículo 6 quinquies del Convenio de París , y una violación a este Convenio presupone el incumplimiento de las obligaciones asumidas ante la Organización Mundial del Comercio –OMC, pues a través de la interpretación que hizo el INDECOPI concluyó que las circunstancias de hecho relevantes únicamente son aquellas que ocurren en territorio peruano y no las que se presentan a nivel internacional; dado que la norma indica que se “deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca..”, un tribunal administrativo no puede interpretar su sentido en forma diversa, menos cuando la OMPI señala: “Las autoridades competentes del país en que se reclama la protección de una marca pueden sacar también conclusiones de este tipo (de registrabilidad de la marca) de las circunstancias que concurren en otros países”. (Guía para la aplicación del Convenio de París).

2. Además, no es un hecho controvertido que los signos en conflicto amparen servicios prestados por instituciones muy prestigiosas; no se advirtió sobre la coexistencia pacífica de las marcas en conflicto, lo que ha sido reconocido por la propia observante, ni sobre el poder distintivo que detenta nuestra marca UBS y la marca observante, y tal desconocimiento lleva, a la vez, al incumplimiento de las obligaciones asumidas por el gobierno peruano ante la OMC. Igualmente, al establecer el supuesto riesgo de confusión se hizo un errado análisis.

3. Alude al tema de la publicidad a nivel mundial, para decir que ambas compañías han debido hacer grandes inversiones publicitarias alrededor del mundo para promocionar las respectivas marcas, y no puede afirmarse que tales actividades publicitarias hayan provocado error o confusión entre los consumidores alrededor del mundo.

4. Igualmente, al hecho de que ambas marcas son “marcas de la casa”, clasificación doctrinaria que atañe a la asociación que hacen siempre los consumidores de una denominación determinada con un determinado fabricante, sin importar el producto o servicio de que se trate. La marca UBS, compartiendo la calidad de “marca de casa”, no puede provocar confusión en el público consumidor.

5. La publicidad de la marca UBS a nivel mundial, llega al territorio peruano a través de diferentes medios, como pueden ser los canales de cable, diarios, Internet o revistas internacionales.

6. No existen...