PROCESO 70-IP-2007

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Año: 2007
• Fecha de publicación: 17 Diciembre 2007
• Número de registro: 70-IP-2007
• Número de Gaceta: 1569
• Sección: Procesos
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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PROCESO 70-IP-2007

Interpretación prejudicial del artículo 135 literales b), e), i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio el artículo 134 de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente interno No. 2005-00378 Actor: DIAGEO NORTH AMERICA, INC. Marca: “ANIVERSARY”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 26 días del mes de septiembre del año dos mil siete.

VISTOS.

El Oficio Nº 0376, de 7 de marzo de 2007, recibido en este Tribunal el 10 de mayo de 2007, mediante el cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remite la solicitud de interpretación prejudicial del artículo 135 literales b), e), i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno No. 2005-00378.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 27 de junio de 2007.

1. Las partes.

Demandante: DIAGEO NORTH AMERICA, INC.

Demandada: La Nación colombiana a través del Superintendente de Industria y Comercio.

Tercero interesado: Sociedad DESTILERÍA NACIONAL S.A.

2. Determinación de los hechos relevantes.

El 28 de junio de 2004, la Sociedad DESTILERÍA NACIONAL S.A., solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el registro del signo denominativo “ANIVERSARY” para distinguir bebidas alcohólicas, productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional.

La solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 543, página Nº 112 de 1 de septiembre de 2004.

La División de Signos Distintivos mediante Resolución 15611, de 30 de junio de 2005, concedió el registro del signo solicitado, ante la cual no se interpusieron recursos impugnatorios, quedando la misma providencia en firme y debidamente ejecutoriada.

El 6 de diciembre de 2005, Álvaro Correa Ordóñez, obrando como apoderado de DIAGEO NORTH AMERICA INC, demanda la nulidad de la Resolución 15611, de 30 de junio de 2005, proferida por la División de Signos Distintivos, mediante la cual se concedió el registro de la marca ANIVERSARY, en la clase 33, a favor de la sociedad DESTILERÍA NACIONAL S.A. Su demanda se fundamente en la violación del artículo 135, literales b), e), i), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CONSIDERANDO:

Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional, también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, basándose en el Oficio Nº 0376, de 7 de marzo de 2007, remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera procede la interpretación prejudicial del artículo 135 literales b), e), i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio del artículo 134 del mismo cuerpo legal.

El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

DECISIÓN 486

“(…)

Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…)

b) carezcan de distintividad.

(…)

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.

(…)

1. puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.

(…)”

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO.

El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca dice: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”. Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos de un signo para ser registrado como tal y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables.

Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define a la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1121, de 28 de septiembre de 2004).

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. Sobre la perceptibilidad José Manuel Otero Lastres dice: “(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic). Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132).

La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad constituyen los requisitos expresamente exigidos.

La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Management, Bogotá, p. 77).

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo...