PROCESO 69-IP-2014

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 69-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio, los literales a), b), y g) del artículo 134, y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, República del Perú. Demandante: GADO S.R.L. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI. Asunto: Marca: "10 LA ROUE DE LA FORTUNE" (mixta). Expediente Interno: 6852-2013.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diez (10) días del mes de septiembre del año dos mil catorce.

VISTOS:

En la solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, República del Perú, mediante Oficio 126-2014-SCS-CS de 12 de mayo de 2014, recibido por este Tribunal el 16 de mayo de 2014, solicita la interpretación prejudicial de del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veintidós (22) de julio de 2014.

* PARTES EN EL PROCESO INTERNO:

Demandante: GADO S.R.L.

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

* DATOS REVELANTES:

* Los hechos.

* Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

* El 2 de diciembre de 2008, la compañía GADO S.R.L., solicitó el registro del signo "10 LA ROUE DE LA FORTUNE" (mixto), para distinguir específicamente: "Perfumes y cosméticos incluyendo: lápices labiales, espumas de baño, aceites esenciales para uso personal, aceites bronceadores, rímel, base de maquillaje, delineadores de ojos, jabones para uso personal, cremas para el cutis, cremas de base, cremas de afeitar, cremas antiarrugas, esmalte de uñas, brillo de uñas, cremas dentales, lociones para la piel, lociones capilares, sombras de ojos, desodorantes para uso personal, jabones líquidos, lociones para después de afeitar, mascarillas de belleza, hisopos de algodón y lana para fines cosméticos, lápices de cejas, preparaciones para la ondulación del cabello, vaporizador de tinte para el cabello, polvos de maquillaje, preparaciones para desmaquillar, champús, talco" productos de Clase 3 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.

* El 14 de febrero de 2009 se publicó el extracto de la solicitud de registro del signo "10 LA ROUE DE LA FORTUNE" (mixto), y vencido el término correspondiente no hubo oposición por parte de terceros.

* El 24 de agosto de 2009 mediante resolución 14358-2009/DSD-INDECOPI la Dirección de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado por considerarlo semejante a la marca "FORTUNA" (denominativa) que distingue productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, registrada previamente a favor de Alicorp S.A.A.

* El 7 de septiembre de 2009 GADO S.R.L., interpone recurso de apelación en contra de la resolución antes citada.

* El 4 de enero de 2010, la Sala de la Propiedad Intelectual emite la Resolución 0011-2010/TPI-INDECOPI, la que confirma la resolución 14358-2009/DSD-INDECOPI, en donde sostiene que no es posible registrar el signo, ya que existe una marca similar con anterioridad en el mercado, y esto puede provocar error en los consumidores, por lo tanto se encuentra inmerso en la prohibición contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

* El 7 de abril de 2010 GADO S.R.L. interpone ante el Juzgado Especializado de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa, en contra de la Resolución 0011-2010/TPI-INDECOPI de 4 de enero de 2010.

* El 6 de agosto de 2010, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, da contestación a la demanda contenciosa administrativa.

* El 15 de diciembre de 2010, GADO S.R.L., da réplica a la contestación de la demanda.

* El 30 de septiembre de 2011, mediante Resolución 9, el Décimo Tercer Juzgado Contencioso Administrativo, resolvió declarar fundada la demanda presentada por GADO S.R.L. y en consecuencia nula la Resolución 0011-2010/TPI-NDECOPI, concediendo el registro de la marca "10 LA ROUE DE LA FORTUNE" (mixta).

* El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI el 15 de noviembre de 2011, presenta recurso de apelación en contra de la sentencia de 30 de septiembre de 2011.

* El 28 de diciembre de 2011, GADO S.R.L. contesta el recurso de apelación presentado por el INDECOPI.

* Mediante Resolución 16, de 12 de octubre de 2012, la Tercera Sala Contencioso Administrativo Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, República de Perú decide; confirmar la Resolución Número 9 que declara fundada la demanda, declarando nula la resolución 0011-2010/TPI- INDECOPI.

* El 6 de marzo de 2013, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, interpone recurso de casación.

* La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, admite el recurso de casación y decide suspender el proceso y solicitar la Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

* Fundamentos de derecho contenidos en la demanda contenciosa administrativa.

* La sociedad GADO S.R.L. en su escrito de demanda expresa, los siguientes argumentos:

* Señala que es importante aclarar que el término "FORTUNE", no pertenece al lenguaje español y por lo tanto será percibido como una expresión de fantasía.

* Enuncia que la sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, no realizó el análisis del signo en su conjunto, desmembrándolo, utilizando sólo el término que está al final del signo, lo que contraviene el artículo 45 literal a) del Decreto Legislativo 1075 que señala que la determinación de semejanzas se debe realizar desde una "apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto".

* Sostiene que a pesar de que la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI reconoció que existían diferencias gráficas y fonéticas, ésta concluye que conceptualmente el elemento final, menos relevante del signo, es confundible.

* Manifiesta que: "El examen comparativo realizado por la sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI es inválido y contrario a la ley e Interpretaciones Prejudiciales Andinas, pues ha forzado un análisis comparativo que el consumidor peruano nunca haría", en consecuencia se solicita a la autoridad judicial se sirva declarar la nulidad de la resolución impugnada y se otorgue el registro solicitado del signo "10 LA ROUE DE LA FORTUNE" (mixto).

* Contestación a la demanda contenciosa administrativa (INDECOPI).

* El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI- de la República de Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

* Argumenta que: "La actora no señala en qué vicio o error trascendente ha incurrido la resolución del Tribunal del INDECOPI al decidir la denegatoria del registro de la marca 10 LA ROUE DE LA FORTUNE y logotipo".

* Que los argumentos de la actora carecen de fundamento fáctico y jurídico, tan solo pretende que se sustituya la opinión del Tribunal por la de ella, lo que genera una abierta infracción a la legislación.

* Afirma que: "El examen de registrabilidad de marcas, entraña una actividad subjetiva, que se enmarca en el ejercicio de una potestad discrecional, y que frente a ella los jueces no pueden sustituir el criterio de la Administración por su propio criterio, sino que debe analizarse si el ejercicio de la potestad discrecional decisoria, ha tomado en cuenta los límites de la normatividad, y si la decisión adoptada, puede ser considerada como racionalmente justificada".

* Sostiene que: "Es importante señalar que el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486, establece que la semejanza entre dos marcas será impedimento de registro cuando se presenta en grado tal que sea capaz de inducir a error a los consumidores".

* Señala que: "El riesgo de confusión entre dos signos puede presentarse en tres aspectos: i) gráfico; ii) fonético; o, iii) conceptual. Conforme bien conoce el juzgador, basta que la confusión se presente en uno de estos tres aspectos para que el signo sea denegado."

* Indica que: "No pueden ser registrables expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común a su similitud fonética".

* Afirma que, en consecuencia el signo solicitado puede generar confusión indirecta, el consumidor puede considerar que el nuevo signo distingue una línea de productos fabricados por el titular de la marca previamente registrada, o que, a pesar de no tratarse de la misma empresa, existe vinculación de carácter empresarial o comercial entre las mismas.

* Fundamento de la sentencia de primera instancia.

* El Décimo Tercer Juzgado Contencioso Administrativo, Lima de la República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Nueve de 30 de septiembre de 2011, declaró fundada la demanda, argumentando...