PROCESO 028-IP-2009

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 028-IP-2009

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, del artículo 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: DOMINO (ETIQUETA).

Actor: señora Leonor Carreño de Lozano.

Proceso interno Nº 2000-6252.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de junio del año dos mil nueve.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa al artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2000-6252;

El auto de 22 de abril de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos establecidos en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: Leonor Carreño de Lozano

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: señor Juan Pablo Ordóñez y Desarrollo Roma Ltda.

Tercero coadyuvante: sociedad DOMINO’S PIZZA INC.

2. Hechos

   1. El 11 de junio de 1985, el señor Alberto Fontecilla Moreno, solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo DOMINO (etiqueta) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Después de algunos requerimientos atendidos, el extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 409 de 21 de octubre de 1994, al que no se presentó oposición alguna.

   3. En 1994 se informó sobre la conciliación celebrada con la sociedad DOMINO’S PIZZA INC.

   4. Por Resolución Nº 1021, de 30 de enero de 1996, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro del signo DOMINO (etiqueta) solicitado, por considerar que es confundible con la marca registrada DOMINO (nominativa) cuyo titular es DOMINO’S PIZZA INC.

   5. En 1997 el señor Alberto Fontecilla Moreno, cedió sus derechos a la señora Leonor Carreño de Lozano.

   6. La actora interpuso recurso de apelación el cual fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que, por Resolución Nº 26960, de 13 de diciembre de 1999 confirmó la Resolución impugnada.

      c) Fundamentos jurídicos de la demanda

      La señora Leonor Carreño de Lozano en su escrito de demanda manifiesta:

   1. Que se violaron los artículos 56 y 59 del Código Contencioso Administrativo, los artículos 29 y 116 de la Constitución Política del Estado, el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil. La actora manifiesta que no se respetó el debido proceso ya que no se decretaron ni practicaron la totalidad de las pruebas solicitadas, por el demandante, en el recurso de apelación, ya que con dichas pruebas se pretendía “demostrar la coexistencia real de los signos en conflicto (…)” y el uso de la enseña y nombre comercial DOMINO por parte de la demandante.

   2. Haber celebrado, con el tercero interesado, DOMINO’S PIZZA un acuerdo de conciliación “para que sus signos distintivos coexistan en el mercado”. Este acuerdo fue celebrado ante “Juez de la República (…) por vía de conciliación, lo cual implica que el acta que contiene el acuerdo tiene efectos de sentencia (…)”.

   3. Que se violó el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, ya que de conformidad con el acuerdo firmado “el examinador debió contraer su análisis, al aspecto de uso que permite la coexistencia de los signos, es decir, al hecho de que la marca DOMINO’S PIZZA se especializó en un producto alimenticio, PIZZA vendido para consumir fuera de establecimientos tales como restaurantes afines, mientras que la marca DOMINO (ETIQUETA) circunscribe su utilización a un establecimiento abierto al público y con venta de productos alimenticios diferentes a las pizzas”.

   4. Que, la actividad que realiza DOMINO’S PIZZA “requiere un alto grado de especialidad en los servicios domiciliarios” mientras que en la actividad que realiza la demandante “el consumidor necesariamente debe comparecer a adquirir los productos y los servicios a su punto de venta, lo cual hace que el tipo de consumidor y las actividades mercantiles sean diametralmente opuestas”.

   5. Que por lo expuesto “el tema de la identidad o similitud entre los signos no tiene ninguna relevancia en el presente asunto y el estudio debe centrarse única y exclusivamente en las actividades de servicios de la clase 42 que ejerce cada uno de los titulares de las marcas dentro del contexto de tiempo, modo y lugar (…)”.

   6. Finalmente que la violación al debido proceso “constituyen una expresa y manifiesta violación a la ley interna colombiana, motivo por el cual solicito al Despacho que la nulidad sobre este aspecto sea declarada sin necesidad de que el Tribunal Andino de Justicia produzca interpretación prejudicial sobre este punto, por tanto la interpretación solo debe producirse sobre la posibilidad de que la conciliación ante un juez de la República de Colombia, dentro del proceso de protección de derechos de propiedad industrial pueda atenuar o limitar la aplicación del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 (…)”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas, “(…) no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

   2. Entre los signos en conflicto “existen similitudes ortográficas y fonéticas, que imposibilitan su diferenciación por parte del adquiriente o consumidor induciéndolo a confusión, y que el signo DOMINO (mixto) no es registrable en virtud de lo establecido por el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486”.

   3. “(…) el signo DOMINO, analizado con su complemento figurativo y la marca DOMINO, son semejantes entre sí, presentando similitud ortográfica y fonética, y el signo que se pretende registrar reproduce en su integridad la marca registrada, por lo tanto no son suficientemente diferentes como para que el público consumidor las individualice y no exista ningún riesgo e (sic) confusión, ya que el consumidor no podrá establecer con claridad la distintividad al momento de elegir”.

   4. La Superintendecia “se abstuvo de decretar las pruebas por que estas eran inconducentes, debido a que el signo a registrar es idéntico a una marca ya registrada, y además se pretendía registrar para los mismos servicios, razón por la cual la Entidad aplicó con absoluta claridad lo estipulado (sic) por el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, declarando la irregistrabilidad del signo DOMINO”.

      El señor Juan Pablo Ordóñez, por medio de Curador Ad Litem y como tercero interesado en el...