PROCESO 038-IP-2009

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 038-IP-2009

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134, 135 literal f), 136 literal a) y 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Signo: PESCANOVA (mixto).

Actor: sociedad PESCANOVA S.A.

Proceso interno Nº 2003-0017.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de junio del año dos mil nueve.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del proceso interno Nº 2003-0017;

El auto de 22 de abril de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y;

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: PESCANOVA S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: sociedad LLOREDA GRASAS S.A.

2. Hechos

1. El 23 de agosto de 2001, la sociedad PESCANOVA S.A, solicitó, ante la Oficina de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo PESCANOVA (mixto) formada por un diseño muy especial en el que sobresale la P alargada contrapuesta por un pescado en tipo especial de letra, para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 508, de 25 de septiembre de 2001, al que no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

3. Por Resolución Nº 11455, de 22 de abril de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro del signo PESCANOVA (mixto) por considerar que es confundible con la marca NOVA (nominativa) registrada a favor de la sociedad LLOREDA GRASAS S.A. para distinguir productos de la Clase 29. Contra dicha Resolución la sociedad PESCANOVA S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

4. El 16 de mayo de 2002, la sociedad PESCANOVA S.A. modificó el registro marcario y restringió los productos única y exclusivamente a “Alimentos congelados a base de carne, pescado, aves y caza, no incluidos en otras clases“.

5. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos que, por Resolución Nº 16615, de 29 de mayo de 2002, decidió confirmar la decisión contenida en la Resolución impugnada.

6. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que, por Resolución Nº 25283, de 31 de julio de 2002, también, confirmó la Resolución Nº 11455, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

   c) Fundamentos jurídicos de la demanda

   La sociedad PESCANOVA S.A. en su escrito de demanda manifiesta que:

1. La Superintendencia de Industria y Comercio con la emisión de las Resoluciones impugnadas violó los artículos 134, 136 literal a), 143 y 150 de la Decisión 486.

2. El signo solicitado PESCANOVA (mixto) es un “diseño indivisible formado por un todo, que es novedoso y se ha constituido en una marca con fuerza distintiva suficiente, respecto de otros signos o productos con los que pudiera confundirse (…) el cual no se encuentra afectado por la existencia previa de la marca nominativa NOVA” y que la Superintendencia limita y fracciona el signo a NOVA omitiendo elementos esenciales.

3. “(…) la marca PESCANOVA esta (sic) compuesta por NUEVE (9) letras frente a cuatro (4) letras, que componen a la marca base de la negativa NOVA, es decir que la marca de mi representada tiene más del doble de las letras del signo que sirvió de fundamento para el rechazo. A lo anterior debemos agregar el diseño de la marca de mi representada (…)” razones por las cuales no existe similitud desde el punto de vista visual, fonético, conceptual y ortográfico y no existe confusión.

4. La violación del artículo 143 de la Decisión 486 se debió a que la demandante cumplió con todos los requisitos exigidos para modificar su solicitud a fin de disminuir los productos a distinguir, lo cual no fue tomado en cuenta por la Superintendencia.

5. Se violó el artículo 150 de la Decisión 486 ya que la Superintendencia “erró al efectuar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo PESCANOVA (mixto), en tipo especial de letra, pues la citada marca (sic) no está incursa en causal de irregistrabilidad alguna (…)”.

   d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que:

1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas, “(…) no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

2. La expresión PESCANOVA (mixta) “si bien es susceptible de representación gráfica (…) carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto del signo registrado ‘NOVA’ (Mixta) (sic) resulta indudable que presentan similitudes graficas (sic), fonéticas y visuales que claramente no le otorgan distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado”.

3. El signo solicitado PESCANOVA (mixto) está compuesto de “dos vocablos como son PESCA y NOVA, resultando por un lado la denominación ‘PESCA’ como genérica de alguno de los productos que pretende distinguir, y por el otro la denominación ‘NOVA’ es la reproducción idéntica de la marca registrada ‘NOVA’ (…)”.

4. Al estar al frente de un signo mixto y uno denominativo...