PROCESO 042-IP-2009

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 042-IP-2009

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 83 literal b), 102 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento a lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Signo: MELENDEZ.

Actor: sociedad CONSTRUCTORA MELÉNDEZ S.A.

Proceso interno Nº 2002-0152.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticuatro días del mes de junio del año dos mil nueve.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa al artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2002-0152;

El auto de 14 de mayo de 2008, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: sociedad CONSTRUCTORA MELÉNDEZ S.A.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: sociedad MELÉNDEZ ALARCÓN S.A.

2. Hechos

   1. El 21 de julio de 1995, la sociedad MELÉNDEZ ALARCÓN S.A. (hoy en liquidación) solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo MELENDEZ (mixto) para distinguir productos amparados en la Clase 16 y servicios comprendidos en las Clases 36, 37 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Una vez publicado el extracto de la solicitud presentó observación la sociedad CONSTRUCTORA MELÉNDEZ S.A. sobre la base de su nombre comercial MELÉNDEZ S.A.

   3. El consultante en su informe de los hechos manifiesta que “Las oposiciones presentadas todavía no han sido resueltas para las Clases 16, 36 y 37, mientras que para la Clase 42 a través de la Resolución núm. 25382 de 26 de noviembre de 1996 proferida por la División de Signos Distintivos, se declaró fundada la oposición (sic) y se negó el registro de la marca”. Sin embargo de acuerdo a los antecedentes del proceso, se observa que las oposiciones no resueltas a las que hace referencia el consultante son las que realizó el tercero interesado respecto a la solicitud de un signo de la sociedad CONSTRUCTORA MELÉNDEZ S.A. por lo tanto no corresponden al caso. Por el contrario, de los antecedentes que obran en autos se evidencia que las observaciones para las Clases 16, 36 y 37 fueron resueltas de manea satisfactoria para la actora, mientras que, tal como lo señala el consultante, la observación para la Clase 42 efectivamente fue resuelta por Resolución Nº 25382, de 26 de noviembre de 1996 en sentido de declarar fundada la observación y negar el registro del signo solicitado.

   4. Contra dicha Resolución la sociedad MELÉNDEZ ALARCÓN S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   5. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos que, por Resolución Nº 9483, de 29 de marzo de 2001, confirmó la Resolución impugnada.

   6. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que, por Resolución Nº 29650, de 18 de septiembre de 2001, revocó la decisión contenida en la Resolución 25382 de 26 de noviembre de 1996, declaró infundada la observación formulada por la sociedad MELÉNDEZ S.A., y concedió el registro de la marca mixta MELÉNDEZ a favor de MELENDEZ ALARCÓN S.A. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

      c) Fundamentos jurídicos de la demanda

      La sociedad CONSTRUCTORA MELÉNDEZ S.A. en su escrito de demanda manifiesta que:

   1. El 11 de diciembre de 1995 solicitó el registro como marca del signo MELÉNDEZ (mixto) para identificar productos de la clase 20 y servicios de las clases 36, 37 y 42, asimismo, solicitó el depósito de su nombre comercial MELÉNDEZ dentro de las Clases 11, 19, 20, 36, 37 y 42.

   2. La Superintendencia de Industria y Comercio con la emisión de la Resolución impugnada violó el artículo 136 literales a) y b) de la Decisión 486 ya que “del estudio del Expediente No. 95-32415, bajo el cual se tramitó la solicitud de registro de la marca mixta MELENDEZ en clase 42, así como la observación formulada por mi representada, ésta jamás argumentó que el uso dado a su nombre comercial MELENDEZ hubiera sido efectuado mediante establecimientos de comercio virtuales. Por el contrario, aportó pruebas reales que fueron valoradas y decretadas como plenas durante toda la actuación previa a la apelación”.

   3. “(…) la resolución atacada en ningún momento analizó los argumentos expuestos por el recurrente en el sentido de que el nombre comercial de mi representada tenía una jurisdicción local, restringida al departamento del Valle del Cauca”.

   4. La Superintendencia no tuvo en cuenta “que ni siquiera el único apelante dentro del trámite, estaba controvirtiendo la veracidad de las pruebas de uso aportadas. Este siempre pretendió probar que los signos distintivos que se comparaban no eran confundibles, más no que el nombre comercial de mi representada no hubiera sido usado con anterioridad “.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que:

   1. Con la expedición de la Resolución impugnada “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

   2. La expresión MELÉNDEZ “y la gráfica especial que acompaña a la misma, que constituyen el signo en conjunto cuya concesión es objeto de este debate (…) cumple con los requisitos dispuestos en la Decisión 486 (…)” y que “efectuado el examen de registrabilidad de la marca mixta MELÉNDEZ, no arroja confusión con otra marca registrada previamente, por consiguiente, se descarta la violación del literal a) del artículo 136 (…)”.

   3. En relación al literal b) del mismo artículo 136 “considerando que si bien se estableció que la marca solicitada y el nombre comercial que fundamentó la observación son semejantes, el observante no probó el uso de dicho nombre comercial (…)”. Y respecto al establecimiento de comercio virtual que alega la Superintendencia en la Resolución impugnada y que el demandante afirma que no existe comercio virtual sino real dice “sin perjuicio de que el uso de un nombre comercial se efectúe mediante establecimientos de comercio o no, éste debe probarse y, de conformidad con lo establecido en el acto acusado, dicho uso no se probó por cuanto las pruebas aducidas con ese fin no permiten concluir que el observante haya utilizado real y efectivamente en el comercio, como nombre comercial, esto es como signo para identificar su empresa, la expresión MELÉNDEZ (…)”.

      La sociedad MELÉNDEZ ALARCÓN S.A. tercero interesado en el proceso, contesta la demanda diciendo que:

   1. Al ser las marcas en conflicto mixtas “se determina claramente que los elementos denominativos y gráficos que conforman el conjunto marcario no dan lugar a equívocos para que el público consumidor distinga la una de la otra”.

   2. “(…) teniendo en cuenta que el uso del nombre (apellido MELÉNDEZ) por parte de mi representada data de año 1976 tal como se desprende del certificado de la Cámara de comercio (sic) de esta sociedad, obrante en el expediente, siendo anterior al uso de la actora que data de 1986, tal como se desprende del certificado dela (sic) Cámara de Comercio de Cali, obrante en el expediente, le da derecho exclusivo sobre ese nombre comercial por su primer uso en el comercio, amén de lo normado en el artículo 157 de la decisión (sic) 486 (…)”.

   3. La demandante no se opuso al registro de la marca mixta solicitada “MELÉNDEZ ALARCÓN S.A. (…)”.

   4. Con la Resolución impugnada la Superintendencia “no ha incurrido en violación de normas legales (…)” y que “la parte demandante no logra desvirtuar en manera alguna la ilegalidad del registro de la marca mixta MELENDEZ ALARCÓN S.A. (sic) (…)”.

      CONSIDERANDO:

      Que, la norma contenida en el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

      Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

      Que, la solicitud de registro como marca del signo MELÉNDEZ (mixto) fue el 21 de julio de 1995, es decir, en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a la normativa comunitaria y sobre la base de lo solicitado por el consultante se interpretarán, de oficio, los artículos 81, 83 literal b), 102 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y,

      Que, el...