PROCESO 041-IP-2009

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 041-IP-2009

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio del artículo 134 de la misma Decisión.

Marca: MISANTOJITOS QUALA (nominativo).

Actor: COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A.

Proceso interno Nº 2004-0027.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de junio del año dos mil nueve.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del proceso interno Nº 2004-0027;

El auto de 7 de mayo de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y;

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: sociedad QUALA S.A.

2. Hechos

   1. El 7 de octubre de 2002, la sociedad QUALA S.A. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo nominativo MISANTOJITOS QUALA para distinguir los productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 523, de 27 de diciembre de 2002, al que presentó oposición la COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. sobre la base de su marca ANTOJOS (mixta) registrada para distinguir productos de la Clase 30.

   3. Por Resolución Nº 11695, de 29 de abril de 2003, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca nominativa MISANTOJITOS QUALA. Contra dicha Resolución la COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos que, por Resolución Nº 018222, de 27 de junio de 2003, decidió confirmar la Resolución impugnada.

   5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que, por Resolución Nº 21947, de 31 de julio de 2003, confirmó la decisión contenida en la Resolución Nº 11695. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

      c) Fundamentos jurídicos de la demanda

      La COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. en su escrito de demanda manifiesta que:

   1. La Superintendencia de Industria y Comercio con la emisión de las Resoluciones impugnadas violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que entre los signos en conflicto “no hay identidad, sino semejanza (…)” y que “entre ellas existe una clara similitud ideológica” ya que ambas marcas “evocan la idea de ‘ANTOJO’, o, lo que es lo mismo, ‘deseo vivo y pasajero de alguna cosa’”.

   2. “La expresión MISANTOJITOS va a ser leída por el consumidor como ‘Mis antojitos’, es decir, como el diminutivo de ANTOJOS, marca de propiedad de mi representada y la representación mental que va a hacer de una y otra es exactamente igual puesto que el concepto evocado es idéntico (…). Para el ama de casa, para los niños, para los tenderos, ‘antojos’ o ‘antojitos’ son exactamente lo mismo”.

   3. “(…) el hecho de que la marca solicitada esté acompañada de la indicación QUALA, no le otorga ninguna distintividad (…) no da al término ‘Antojitos’ o ‘Mis Antojitos’ (sic) ninguna connotación diferente a la ya expresada (…)”.

   4. En el conjunto marcario solicitado “la expresión predominante es ‘Mis antojitos’ (sic) (…) denominación ya conocida por los consumidores, que pertenece al lenguaje común, su significado penetra con mayor fuerza en la mente y es recordado más fácilmente que una expresión de fantasía (Quala), donde el consumidor tiene que aprender una nueva palabra y enlazarla con los correspondientes productos”. Manifiesta que esto en la doctrina se llama Relieve del factor tópico.

   5. En conclusión “existe absoluta similitud ideológica entre las marcas ANTOJOS y MISANTOJITOS QUALA, lo cual configura el segundo presupuesto de aplicación de la causal de irregistrabilidad”.

   6. Ambos signos en conflicto distinguen productos de la Clase 30 por lo que existe “identidad entre los productos amparados por una y otra, configurándose así el tercer presupuesto para la aplicación de la causal de irregistrabilidad”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que:

   1. “(…) efectuado el examen de conjunto de los signos cotejados ‘MISANTOJITOS QUALA’ y ‘ANTOJOS’ concluyó que éstos no arrojan confusión y pueden coexistir...