PROCESO 040-IP-2009

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 040-IP-2009

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Signo: Z-NUR (nominativo).

Actor: sociedad ALDRISTON FARMACÉUTICA DE COLOMBIA LTDA.

Proceso interno Nº 2004-0384.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de junio del año dos mil nueve.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del proceso interno Nº 2004-0384;

El auto de 4 de mayo de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y;

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: ALIMENTOS ZENÚ S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: sociedad ALDRISTON FARMACÉUTICA DE COLOMBIA LTDA.

2. Hechos

1. El 27 de marzo de 2003, la sociedad ALDRISTON FARMACÉUTICA DE COLOMBIA LTDA. solicitó, ante la Oficina de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo nominativo Z-NUR para distinguir “Alimento a base de leche descremada rico en proteínas, vitaminas y minerales” productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 528, de 30 de mayo de 2003, al que presentó oposición la sociedad de ALIMENTOS ZENÚ S.A. sobre la base de sus marcas ZENÚ (nominativa) Clases 29 y 30 y ZENÚ (mixta) Clases 29 y 30.

3. Por Resolución Nº 30438, de 29 de octubre de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca Z-NUR. Contra dicha Resolución la sociedad ALIMENTOS ZENÚ S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos que, por Resolución Nº 03012, de 23 de febrero de 2004, decidió revocar la Resolución Nº 30438 y negó el registro de la marca Z-NUR. La sociedad ALDRISTON FARMACÉUTICOS DE COLOMBIA LTDA. interpuso recurso de apelación.

5. Este recurso fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que, por Resolución Nº 9675, de 30 de abril de 2004, revocó la decisión contenida en la Resolución Nº 03012 y confirmó la Resolución 30438. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

   c) Fundamentos jurídicos de la demanda

   La sociedad ALIMENTOS ZENÚ S.A. en su escrito de demanda manifiesta que:

1. La Superintendencia de Industria y Comercio con la emisión de las Resoluciones impugnadas violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que la sociedad ALIMENTOS ZENÚ S.A. “es titular de la marca ZENU en las Clases 3, 5, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32 y 42”.

2. En el caso de autos, entre los signos en conflicto “no hay identidad, sino semejanza (…)” y que “son confundibles ortográfica y fonéticamente (…). Después de hacer un análisis de los signos concluye que “El simple hecho de que el solicitante de la marca Z-NUR haya eliminado la letra ‘e’, reemplazándola por un guión, y haya añadido la letra final ‘r’, no otorga distintividad a dicha marca, máxime si se toma en consideración que la letra Z tienen como segunda vocal justamente la letra ‘e’, lo cual llevará al consumidor a reemplazar mental y automáticamente el guión por una ‘e’”. Respecto a la similitud fonética dice que “sí presentan semejanzas auditivas”.

3. “(…) la coexistencia de las marcas ZENU y Z-NUR en la Clase 30 causa tanto un riesgo de confusión, como un riesgo de asociación”. Respecto a los productos identificados por cada signo dice que “La marca ZENU se encuentra registrada y vigente para amparar todos los productos comprendidos en la Clase 30 (…). A su vez, la marca Z-NUR fue solicitada y concedida para distinguir ‘un alimento a base de leche descremada rico en proteínas, vitaminas y minerales’, productos también comprendidos en la Clase 30”.

4. “Frente a las marcas confundiblemente similares, como lo son ZENU y Z-NUR, el consumidor incurrirá en confusión indirecta, al atribuirle a los productos marcados Z-NUR un mismo origen empresarial que los productos ZENU”.

   d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que:

1. Con la expedición de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”.

2. El signo Z-NUR “(…) tiene la suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados ‘Z-NUR’ vs ‘ZENU’, se tiene que, ambas expresiones se hacen suficientemente distintivas entre sí y en consecuencia no pueden llevar al público consumidor a confusión, ni sobre el producto...