PROCESO 011-IP-2009

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 011-IP-2009

Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador; e interpretación de oficio del artículo 81 de de la misma Decisión.

Marca: NESPO.

Actor: AMGEN INC.

Proceso interno Nº 7096-LE.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil nueve.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, relativa al artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 7096-LE;

El auto de 11 de febrero de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: AMGEN INC.

Demandados: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Director Nacional de Propiedad Industrial y el Procurador General del Estado.

Tercero interesado: SANOFI SYNTHELABO.

b) Hechos relevantes

1. El 21 de junio de 1999, AMGEN INC. solicitó el registro como marca del signo NESPO, para identificar productos comprendidos en la Clase 5. La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 413 de junio de 1999.

2. La sociedad SANOFI SYNTHELABO presentó observación sobre la base de su marca NO-SPA registrada para la Clase 5.

3. Por Resolución Nº 976720 de 20 de marzo de 2000, el Director Nacional de Propiedad Industrial resolvió “Aceptar la observación presentada y denegar el registro de la denominación solicitada por contravenir lo dispuesto en el Art. 83 lit. A) de la Decisión 344 (…)”.

   3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   La actora manifiesta en su demanda que:

1. AMGEN INC. “es una compañía que goza internacionalmente de gran fama y prestigio, distinguiéndose por la calidad de sus productos (…)”.

2. “La marca ‘NESPO’ es absolutamente distintiva (…) es una marca famosa y notoriamente conocida (…) constituye un signo perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica, siendo una marca de fantasía suficientemente distintiva (…)”.

3. Existe diferencia entre los signos en controversia “El término SPA en que se pretende encontrar la supuesta similaridad de las marcas, es un término descriptivo que constituye el nombre de un paraje frecuentado por razón de sus aguas termales, en tanto que la marca de mi representada es un término de fantasía, además mi representada no incluye como parte integrante de su marca el término SPA sino SPO que es diferente”.

4. “se puede determinar que gráfica, fonética y auditivamente NESPO no es igual, ni similar a NO-SPA, por el contrario son signos absolutamente diferentes, por ende su coexistencia no puede causar confusión alguna en el público consumidor”.

   4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, contestó la demanda diciendo: “Niego los fundamentos de hecho y derecho contenidos en la demanda (…). Me ratifico en la resolución No. 976720 (…) pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional (…)”.

   El Director Nacional de Propiedad Industrial contesta la demanda, diciendo: “A.- Negativa pura, simple y llanamente los fundamentos de hecho y derecho de la demanda. B. Alego expresamente la legitimidad del Acto Administrativo impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la ley de la materia. C. Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretenciones de la parte actora. D. Caducidad del derecho de la actora y prescripción de la acción (…). E. Falta de derecho del actor (…)”.

   El Director de Patrocinio, delegado del Procurador General del Estado, contesta la demanda diciendo que acude al proceso “Con el fin de vigilar las actuaciones procesales en esta causa (…)”.

   La sociedad SANOFI SYNTHELABO, tercero interesado en el proceso, después de plantear excepciones, contesta la demanda y manifiesta que:

1. Es propietaria de la marca No-SPA registrada para la Clase 5.

2. Existe semejanza entre los signos en conflicto y que “La semejanza gráfica (…) es clara, pues la mayoría de las letras que las conforman coinciden, especialmente las consonantes que son idénticas y se encuentran dispuestas en un mismo orden (…). La similitud fonética es muy importante, pues la pronunciación de las denominaciones en pugna es extremadamente similar (…) existen elementos auditivos tan parecidos que sin duda generarían confusión en el público consumidor (…)”.

3. “(…) los productos que amparan las denominaciones en conflicto pertenecer a la clase internacional No. 5 (…) resultando evidente que las marcas en cuestión (…) pueden crear confusión o asociación en el público consumidor (…)”.

4. “Si se concediese el registro de la marca NESPO (…) se estaría diluyendo el prestigio y el esfuerzo realizado por mi representado durante muchos años y se estaría tutelando un acto de competencia desleal (…)”.

   CONSIDERANDO:

   Que la norma contenida en los artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

   Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo NESPO se presentó el 21 de junio de 1999, en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que de acuerdo a lo expresamente solicitado por el consultante se interpretará el artículo 83 literal a) de la Decisión 344; y, de oficio, se interpretará el artículo 81 de la misma Decisión; y,

   Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación:

   Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

   (…)

   Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

   (…)

   Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

   a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

   (…)

   .

1. La marca y los requisitos para su registro

   Sobre la base del concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

   La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

   De la anterior definición, se desprenden los...