PROCESO 68-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 68-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú.

Marca: “DICK SKEE” (denominativa).

Expediente Interno: 5412-2012-0-1801-JR-CA-01.

Magistrada ponente: Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiún días del mes de agosto de 2015.

VISTOS:

El Oficio 5412-2012-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 23 de enero de 2015, recibido vía correo electrónico el 26 de enero de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial a fin de resolver el proceso interno 5412-2012-0-1801-JR-CA-01.

El auto de 20 de julio de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

1. Antecedentes.

   Partes en el Proceso Interno

   Demandante: WILLIAMSON-DICKIE MANUFACTURING

   COMPANY

   Demandada: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú.

   Tercero interesado: TAUMATURGO MEJÍA BRONCANO

   Hechos.

   1. El 5 de mayo de 2010, Mejía Broncano Taumaturgo solicitó el registro de la marca DICK SKEE (denominativa) para distinguir toda clase de vestuarios para hombres, mujeres, niñas y niños, camisas, blusas, polos, chalecos, pantalones de vestir y sport, jeans, faldas, medias, bermudas, correas (vestimenta), chompas, ropa deportiva, camisetas, shorts, casacas impermeables y casacas sport, sacos, ternos, corbatas, chimpunes de la Clase 25 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. Publicado el extracto de la solicitud de registro, el 21 de mayo de 2010, Williamson-Dickie Manufacturing Company formuló oposición al registro del signo solicitado sobre la base del registro de sus marcas DICKIES (denominativa) y D DICKIES (mixtas) que distinguen productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. El 14 de febrero de 2011, mediante Resolución 355-2011/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) declaró infundada la oposición formulada y concedió el registro solicitado, señalando que las marcas confrontadas no son confundibles entre sí.

   4. El 9 de marzo de 2011, Williamson-Dickie Manufacturing Company presentó recurso de apelación contra la Resolución 355-2011/CSD-INDECOPI.

   5. El 18 de mayo de 2012, mediante Resolución 832-2012/TPI-INDECOPI, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó la Resolución 355-2011/CSD-INDECOPI.

   6. El 14 de agosto de 2012, Williamson-Dickie Manufacturing Company interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución 832-2012/TPI-INDECOPI.

   7. El 25 de agosto de 2014, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda interpuesta por Williamson-Dickie Manufacturing Company.

   8. El 8 de septiembre de 2014, el INDECOPI interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 25 de agosto de 2014.

   9. El 5 de diciembre de 2014, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

      Argumentos de la demanda.

      WILLIAMSON-DICKIE MANUFACTURING COMPANY interpuso demanda en la que manifiesta que:

   10. Basta efectuar una simple comparación entre los signos en conflicto para establecer que son confundibles entre sí. A nivel visual, los signos están conformados por dos sílabas, de las cuales comparten la primera, que será también la que más impacte y se recuerde con mayor facilidad. Adicionalmente, los signos están conformados por terminaciones muy similares y por casi el mismo número de letras, lo que contribuye a la posibilidad de confusión entre los signos.

   11. Por otra parte, en cuanto al aspecto fonético, ambos signos están compuestos por dos fonemas, comparten una pronunciación muy similar proveniente del inglés, lo que los hace especialmente confundibles al momento de su recordación. Adicionalmente, las terminaciones compartidas por ambos signos se pronuncian también de manera muy similar.

   12. De otorgarse el registro de la marca DICK SKEE (denominativa) se produciría un riesgo de confusión en el público consumidor, pues de ofrecerse en el mercado productos de la Clase 25 identificados con el signo DICK SKEE, el público consumidor pensaría que se encuentra ante una nueva línea de los productos distinguidos por las marcas DICKIES (denominativa) y D DICKIES (mixtas).

   13. Los signos en conflicto están destinados a identificar justamente los mismos artículos de la Clase 25: “vestuario”. Ello demuestra que de otorgarse el registro pedido se incrementarían las posibilidades de confusión en el público consumidor de los productos de la Clase 25, por cuanto se trata de signos que, aunque no son totalmente idénticos, resultan confundiblemente similares entre sí.

       Argumentos de la contestación a la demanda.

       El INDECOPI presenta contestación a la demanda manifestando que:

   14. Realizado el examen comparativo entre los signos confrontados, desde el punto de vista fonético, si bien presentan una secuencia similar de consonantes, presentan una distinta secuencia de vocales y el signo solicitado presenta la denominación SKEE, lo que determina una entonación y pronunciación diferente.

   15. En cuanto al aspecto gráfico, si bien ambos signos comparten la conjunción de las letras D, I, C y K, la cual se encuentra en la conformación de otras marcas registradas a favor de terceros, la presencia de la denominación SKEE en el signo solicitado, así como la presencia de la letra D adicional al inicio y de las letras I, E y S al final de las marcas registradas, determina que los signos generen una impresión visual de conjunto diferente.

   16. Bajo este contexto, si bien los signos distinguen productos similares, dadas las diferencias fonéticas y gráficas que presentan los mismos, se concluye que es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin posibilidad de inducir a riesgo de confusión al público consumidor.

       Argumentos de la contestación de la demanda por parte del tercero interesado.

   17. MEJÍA BRONCANO TAUMATURGO no presentó contestación a la demanda.

       Sentencia de Primera Instancia.

       La Sentencia de Primera Instancia declaró fundada la demanda al considerar que:

   18. Si bien es cierto que dos de las marcas registradas son signos mixtos, empero también la demandante es titular de la marca DICKIES (denominativa), que a razón de ser un signo denominativo como el signo solicitado DICK SKEE, posee mayor susceptibilidad de generar un mayor riesgo de confusión en el consumidor, siendo suficiente demostrar en el presente proceso la semejanza entre estas últimas.

   19. Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado DICK SKEE (denominativo) y las marcas DICKIES (denominativa) y D DICKIES (mixtas), se observa que existen semejanzas fonéticas y gráficas en la escritura de los signos. Ambas marcas presentan una frecuencia similar de consonantes y de vocales, al ser pronunciadas cada una de ellas dan como resultado un sonido muy parecido. Por tanto, al ser pronunciada la marca solicitada DICK SKEE (denominativa) no se evidencia que la conforman dos términos. Por el contrario, al ser un término en idioma inglés puede producir confusión en el consumidor, asemejando el término con las marcas registradas DICKIES (denominativa) y D DICKIES (mixtas), más aún, si es de pleno conocimiento que la letra S al final de la palabra sólo denota pluralidad.

   20. Desde el punto de vista gráfico, se advierte que los signos en conflicto comparten...