PROCESO 48-IP-2009

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 48-IP-2009

Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, del artículo 136 literal a), la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134 y 135 literal b), de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2005-0050. Actor: SOCIEDAD LABORATORIOS WINDSOR S.A. Marca: ESPUMA CARIOCA CARNAVALERA (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y cuatro días del mes de junio del año dos mil nueve, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 28 de mayo de 2009.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: SOCIEDAD LABORATORIOS WINDSOR S.A.

   Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero interesado: JORGE ALBERTO MORÁN MONTEZUMA.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran:

      1. El señor JORGE ALBERTO MORÁN MONTEZUMA, solicitó el 6 de mayo de 2003 el registro como marca del signo mixto ESPUMA CARIOCA CARNAVALERA, para amparar productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. La representación gráfica del signo es la siguiente:

      2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad LABORATORIOS WINDSOR S.A., presentó oposición al registro solicitado con base en las siguientes marcas:

         • Marca denominativa ESPUMA DE CARNAVAL WINDSOR, registrada en Colombia bajo el certificado 212640 y para amparar productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

         • Marca denominativa CARIOCA, registrada en Colombia bajo el certificado 199912 y para amparar productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

      3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 32499 de 26 de noviembre de 2003, resolvió declarar fundada la oposición y negar el registro solicitado.

         Es importante advertir que la Superintendencia de Industria y Comercio, de oficio, también realizó el examen de confundibilidad con la marca denominativa CARNAVALITO, registrada en Colombia bajo el certificado 275497 y para amparar productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

      4. El señor JORGE ALBERTO MORÁN MONTEZUMA, presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

      5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 11628 de 31 de mayo de 2004, resolvió el recurso de reposición en el sentido de revocar el acto administrativo impugnado y conceder el registro solicitado.

         f. La sociedad LABORATORIOS WINDSOR S.A., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

      7. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendecia de Industrial y Comercio, mediante Resolución 17590 de 29 de julio de 2004, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar el acto impugnado.

      8. La sociedad LABORATORIOS WINDSOR S.A., interpuso ante Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, acción de nulidad y restablecimiento del Derecho en relación con los dos últimos actos administrativos mencionados.

   2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la demanda en los siguientes argumentos:

      1. Aduce, que los signos en conflicto son similares desde el punto de vista gramatical y conceptual. En consecuencia, podrían generar riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor.

      2. Agrega, que el elemento denominativo del signo solicitado tiene mayor relevancia que el gráfico.

      3. Afirma, que el signo solicitado se encuentra formado por expresiones descriptivas y de uso común: ESPUMA y CARNAVALERA.

      4. Sostiene, que el elemento distintivo en el conjunto marcario es CARIOCA y, por lo tanto, resultaría idéntico a la marca CARIOCA anteriormente registrada.

      5. Argumenta, que el signo ESPUMA CARIOCA CARNAVALERA evoca el concepto de espuma para carnaval.

      6. El elemento gráfico de los envases donde se comercializa la marca denominativa CARIOCA, es casi idéntico que el elemento gráfico del signo solicitado para registro; esto podría generar mayor confusión en el público consumidor.

   3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

      La Superintendencia de Industria y Comercio, contestó la demanda de la siguiente manera:

      • Argumenta, que los signos en conflicto no son confundibles desde el punto de vista gráfico, fonético y ortográfico.

      • Sostiene, que los signos en conflicto pueden coexistir en el mercado sin generar riesgo de confusión en el público consumidor.

      b. Por parte del tercero interesado en las resultas del proceso.

      El señor JORGE ALBERTO MORÁN MONTEZUMA, contestó la demanda de la siguiente manera:

      • Afirma, que los signos en conflicto poseen elementos suficientemente distintivos y, por lo tanto, no generarían confusión en el público consumidor.

      • Sostiene, que aunque los signos en conflicto posean palabras iguales, los otros elementos los hacen completamente diferentes.

      • Aduce, que los signos en conflicto se deben analizar en su conjunto y, en ese sentido, no serían confundibles desde el punto de vista ortográfico, fonético e ideológico. Agrega, además, que el elemento gráfico del signo solicitado es muy importante en el conjunto marcario.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   La norma cuya interpretación se solicita y que será objeto de interpretación es el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal, de oficio, interpretará los artículos 134 y 135, literal b), de la misma normativa.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores

.

(…)

Artículo 135

No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…)

b) carezcan de distintividad

;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación

;

(…)

6. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes...