PROCESO 55-IP-2009

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 55-IP-2009

Interpretación prejudicial, a solicitud de la Consultante, de los artículos 134, 136 literal a), y 150 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 135 literal b), de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2004-0159. Actor: SOCIEDAD FERRIS ENTERPRISES CORP. Marca: FRUTIBOM (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y cuatro días del mes de junio del año dos mil nueve, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 22 de abril de 2009.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: SOCIEDAD FERRIS ENTERPRISES CORP.

   Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Terceras interesadas: SOCIEDAD INCAUCA ALIMENTOS REFRESCOS S.A. ALIRESA S.A.

   SOCIEDAD COLOMBINA S.A.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran:

      1. La sociedad INCAUCA ALIMENTOS Y REFRESCOS S.A. ALIRESA S.A., solicitó el 23 de julio de 2001, el registro como marca del signo mixto FRUTIBOM para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. La representación gráfica del signo es la siguiente:

      2. Después de publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, se presentaron las siguientes oposiciones:

         ▪ La sociedad COLOMBINA S.A., con base en su marca denominativa FRUTIGUM, registrada en Colombia bajo el certificado No. 148488 y para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

         ▪ La sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP, con base en su marca denominativa FRUTIPOP, registrada en Colombia bajo el certificado No 221476 y para amparar productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

      3. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 20465 de 25 de julio de 2003, decidió declarar infundadas las oposiciones presentadas y conceder el registro solicitado.

      4. Las sociedades opositoras presentaron recursos de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

      5. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 30518 de 29 de octubre de 2003, resolvió los recursos presentados en el sentido de confirmar el acto impugnado, y concedió los recursos de apelación.

      6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 33140 de 27 de noviembre de 2003, resolvió los recursos de apelación en el sentido de confirmar el acto impugnado.

      7. La sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP, presentó ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, demanda de nulidad en relación con los anteriores actos administrativos.

   2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La sociedad demandante soporta su demanda en los siguientes argumentos:

      1. Aduce, que los signos en conflicto son confundibles fonéticamente. Esto es fundamental, ya que los productos de las clases 29 y 30 se solicitan en el mercado de manera verbal.

      2. Manifiesta, que la semejanza desde el punto de vista fonético es suficiente para establecer el riesgo de confusión.

      2. Argumenta, que si la Superintendencia hubiera aplicado el criterio del consumidor medio, seguramente su decisión sería totalmente diferente.

      3. La Superintendencia no realizó un examen de registrabilidad completo y adecuado, vulnerando con esto el artículo 150 de la Decisión 486.

   3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

      La Superintendencia de Industria y Comercio, contestó la demanda de la siguiente manera:

      • Sostiene, que el signo solicitado para registro es distintivo y no confundible con la marca denominativa FRUTIPOP. Desde los aspectos gráfico, ortográfico, fonético y conceptual, los signos en conflicto son diferentes.

      • Explica, que el análisis de registrabilidad se realizó con base en la normativa comunitaria. Además, se sustentó en criterios doctrinales y en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      • Agrega, que los signos en conflicto comparten el prefijo FRUTI y, por lo tanto, el sufijo de cada uno de ellos les otorga distintividad.

      b. Por parte de las terceras interesadas en las resultas del proceso.

      □ La sociedad INCAUCA ALIMENTOS REFRESCOS S.A. ALIRESA S.A., contestó la demanda de la siguiente manera:

      • Argumenta que el signo solicitado es distintivo y susceptible de representación gráfica.

      • Agrega, que los signos en conflicto no presentan semejanzas visuales y fonéticas; por lo tanto, no son confundibles.

      • Sostiene, que el prefijo FRUTI es evocativo y comúnmente utilizado para distinguir productos derivados o con sabor a fruta.

      • Las expresiones BOM y POP son completamente diferentes.

      • Manifiesta, que no existe conexión competitiva entre los productos amparados por los signos en conflicto.

      • Añade, que la Superintendencia realizó un análisis de registrabilidad correcto.

      □ La sociedad COLOMBIANA S.A. no contestó la demanda.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son: artículos 134, 136 literal a), y 150 de la Decisión 486.

   El Tribunal, de oficio, interpretará el artículo 135, literal b), de la misma normativa.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores

.

(…)

Artículo 135

No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…)

b) carezcan de distintividad

;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación

;

(…)

Artículo 150

Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución

.

6. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

2. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o riesgo de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

3. Comparación entre marcas denominativas y mixtas.

4. Partículas de uso común en la conformación de signos marcarios. La marca débil.

5. Los signos evocativos.

6. La conexión competitiva.

7. El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario.

1. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

   En el procedimiento administrativo interno, se resolvió conceder el registro del signo mixto FRUTIBOM. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

   Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales, que sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal a la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, se debe efectuar la determinación de los requisitos para el registro de las marcas con fundamento en lo establecido en los siguientes pronunciamientos

   • Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26 de octubre de 2006. Marca: “TRANSPACK”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1451, de 09 de enero de 2007, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-0044.

   • Interpretación Prejudicial 128-IP-2006, de 19 de septiembre...