PROCESO 036-IP-2009

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 036-IP-2009

Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), b), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, de los artículos 113 literal c) y 128 de la mencionada Decisión y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Actor: TOYO TIRE & RUBBER CO. LTDA. Marca: “NITTO”. Expediente Interno: Nº 2003-00073.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 17 días del mes de junio del año dos mil nueve.

VISTOS:

El Oficio Nº 0274, de 17 de febrero de 2009, recibido en este Tribunal el 25 de febrero de 2009, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literales d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como, de los artículos 136 literal h) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2003-00073.

  1. Antecedentes

  2. Las partes

    Demandante: TOYO TIRE & RUBBER CO. LTDA.

    Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

    1.2. Hechos relevantes

    1. Los hechos:

    El 09 de diciembre de 1998, la sociedad RODRIGO GIRALDO & CIA. LTDA. solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro del signo “NITTO” (mixto) para distinguir “llantas y neumáticos para toda clase de vehículos” comprendidos en la Clase Nº 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

    El 22 de abril de 1999, TOYO TIRE & RUBBER CO. LTDA., de Japón, presentó oposición argumentando que tiene el registro previo de la marca “NITTO” en Países Miembros de la “Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial”, a saber, Estados Unidos, Turquía, Líbano, Chile y Arabia Saudita.

    Mediante Resolución Nº 17276, de 30 de agosto de 1999, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición y concedió el registro marcario.

    TOYO TIRE & RUBBER CO. LTDA. interpuso y sustentó los recursos de reposición y apelación.

    Mediante Resolución Nº 00366, de 26 de enero de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió la reposición confirmando la Resolución Nº 17276, de 1999.

    Mediante Resolución Nº 25197, de 31 de julio de 2002, el Superintendente de Industria y Comercio decidió sobre el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria por la sociedad TOYO TIRE & RUBBER CO. LTDA. en contra de la Resolución Nº 17276, de 30 de agosto de 1999, confirmándola en todas sus partes y agotando la vía gubernativa.

  3. Fundamentos de la Demanda:

    La parte actora TOYO TIRE & RUBBER CO. LTDA. estima que, en el presente caso, se han violado las disposiciones contenidas en los artículos 81, 82 literal a), 83 literales d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; así como, de los artículos 134, 135 literal a), 136 literal h) y 172 de la Decisión 486, por las siguientes razones:

    El registro del signo “NITTO” (mixto) por la compañía RODRIGO GIRALDO & CIA. LTDA. fue de mala fe pues ésta comercializaba las llantas producidas por la actora TOYO TIRE & RUBBER CO. LTDA.

    El registro a favor de la compañía RODRIGO GIRALDO & CIA. LTDA. de la marca “NITTO” (mixta) causa riesgo de confusión en el público consumidor dada su identidad con la marca y nombre comercial de la actora, más aún, cuando los productos pertenecen a la misma clase. Además la actora cuenta con el registro de su marca en países, tales como: Estados Unidos, Turquía, Líbano, Chile y Arabia Saudita.

    La demandante TOYO TIRE & RUBBER CO. LTDA. agrega que, la solicitante RODRIGO GIRALDO & CIA. LTDA. actualmente comercializa y distribuye, entre otros productos, las llantas de marca “NITTO”. Alega la vulneración de los artículos 224, 225, 228 y 230 de la Decisión 486. Asimismo, existe mala fe por parte de la solicitante RODRIGO GIRALDO & CIA. LTDA. ya que conocía de la existencia previa de la marca “NITTO”.

    Adjunta pruebas de la notoriedad de la marca “NITTO” a nivel mundial, tales como: declaración jurada del representante legal (en donde se establece el volumen de ventas, la publicidad y el uso de la marca “NITTO”), copia de los registros a nivel mundial y material publicitario que acreditan fehacientemente la calidad de notoria de la marca “NITTO”.

  4. Contestación a la demanda:

    La Superintendencia de Industria y Comercio propuso la excepción de “falta de identidad en el objeto de la vía administrativa y la jurisdiccional” pues la mala fe no se alegó ni se demostró en ninguna de las actuaciones surtidas en sede administrativa lo que constituye un “hecho nuevo”.

    Además, agrega que, la actora TOYO TIRE & RUBBER CO. LTDA. no logró demostrar la notoriedad de la marca “NITTO” (mixta) pues la sola protección del registro marcario en otros países no lo prueba, ni refleja la intención de dar a conocer el producto dentro del público en general sino tan sólo en un determinado público especializado.

    Asimismo, la Superintendencia de Industria y Comercio agrega que, “los medios probatorios presentados no demuestran la recepción efectiva de la marca dentro del público consumidor, es decir, el nivel de conocimiento y recordación de la misma en el mercado, no verificándose el éxito o no de la publicidad realizada”.

    El solicitante RODRIGO GIRALDO & CIA. LTDA., como tercero interesado, no contestó la demanda.

    CONSIDERANDO:

  5. Competencia del Tribunal.

    Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

    Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 04 de mayo de 2009.

  6. Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas.

    Se solicita la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literales d) y e) y 84 de la Decisión 344, así como, de los artículos 136 literal h) y 172 de la Decisión 486. Sin embargo, la fecha de presentación de la solicitud de registro fue el 09 de diciembre de 1998, en plena vigencia de la Decisión 344, por lo que no procede la interpretación de la Decisión 486.

    En tal sentido, se interpretarán los artículos 81, 83 literales a), b), d) y e) y 84 de la Decisión 344 y, de oficio, los artículos 113 literal c) y 128 de la referida Decisión, así como, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

    En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes

    DECISIÓN 344

    (…)

    DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

    Artículo 81

    Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

    (…)

    Artículo 83

    a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

    b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error:

    (...)

    d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos..

    Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

    e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro.

    Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; (…)

    Artículo 84

    a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

    b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

    c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

    d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

    Artículo 113

    (…)

    c) El registro se haya obtenido de mala fe.

    (…)

    Artículo 128

    DECISIÓN 486

    Disposición Transitoria Primera

    Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

    En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

    Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia

    .

    (…)”.

    En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así...

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