PROCESO 47-IP-2009

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 47-IP-2009

Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135, literal b), y 136, literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2005-00174. Actor: SOCIEDAD CONDUCTORES ELÉCTRICOS CONDUBLEX S.A. Marca: CONDUBLEX (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y cuatro días del mes de junio del año dos mil nueve, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 7 de mayo de 2009.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: SOCIEDAD CONDUCTORES ELÉCTRICOS CONDUBLEX S.A.

   Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero interesado: SOCIEDAD SERVICIOS CONDUMEX S.A. C. V.

   iii. DATOS RELEVANTES

   A. HECHOS.

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran:

   1. La sociedad CONDUCTORES ELÉCTRICOS CONDUBLEX S.A., solicitó el 10 de diciembre de 2003 el registro como marca del signo mixto CONDUBLEX, para amparar productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. La representación gráfica del signo es la siguiente:

   2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad SERVICIOS CONDUMEX S.A. C.V., presentó oposición al registro solicitado con base en su marca denominativa CONDUMEX, registrada en Colombia bajo el certificado 153938 y para amparar productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 22766 de 14 de septiembre de 2004, resolvió declarar fundada la oposición y negar el registro solicitado.

   4. La sociedad CONDUCTORES ELÉCTRICOS CONDUBLEX S.A., presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

   5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 26895 de 28 de octubre de 2004, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el acto administrativo impugnado y concedió el recurso de apelación.

   6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industrial y Comercio, mediante Resolución 01598 de 31 de enero de 2005, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar el acto impugnado.

   7. La sociedad CONDUCTORES ELÉCTRICOS CONDUBLEX S.A., interpuso ante el Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia, acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra los anteriores actos administrativos.

      2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la demanda en los siguientes argumentos:

   1. Aduce, que los signos en conflicto no son confundibles. Los signos son diferentes a nivel ortográfico y visual.

   2. Afirma, que como la partícula CONDU es de uso común en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, no debió tenerse en cuenta al momento de efectuar la comparación entre los signos en conflicto. Agrega, además, que existieron y existen marcas registradas con la partícula CONDU.

   3. Sostiene, que la Superintendencia debe dar el mismo tratamiento a casos análogos, ya que lo contrario sería desvirtuar los principios de seguridad jurídica y confianza legítima.

   4. Argumenta, que la parte gráfica del signo CONDUBLEX le otorga distintividad al conjunto marcario. La expresión CABLES DE ENERGÍA Y COMUNICACIÓN también logra que los signos se diferencien claramente.

      3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      a. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

      La Superintendencia de Industria y Comercio, contestó la demanda de la siguiente manera:

      • Argumenta, que los signos en conflicto son confundibles ortográfica y fonéticamente. Esta circunstancia podría generar confusión o error sobre el origen empresarial de los productos.

      • Sostiene, que la Superintendencia de Industria y Comercio debe determinar la registrabilidad en cada caso particular; su actuación es discrecional dentro del marco de la normativa comunitaria andina.

      b. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

      La sociedad SERVICIOS CONDUMEX S.A. C.V., contestó la demanda de la siguiente manera:

      • Afirma, que los signos en conflicto son confundiblemente semejantes y, en consecuencia, podrían generar riesgo de confusión y asociación en el público consumidor.

      • Sostiene, que la comparación entre los signos debe hacerse sin descomponer su unidad fonética y estructural.

      • Aduce, que la Superintendencia de Industria y Comercio nunca ha establecido que la partícula CONDU sea de uso común. Agrega, además, que la existencia de marcas con dicha partícula no la hace de uso común en la clase 9.

      • Plantea, que actualmente sólo existen dos marcas con la expresión CONDU en la clase 9. Las otras marcas ya desaparecieron y, como dato importante, no eran de ninguna manera similares al signo CONDUBLEX.

      • Asevera, que aún considerando que la partícula CONDU sea de uso común, las terminaciones BLEX y MEX son muy similares.

      • Argumenta, que el elemento denominativo de la marca solicitada prevalece sobre el gráfico.

      • Alega, que la Superintendencia con su actuación no vulneró los principios de confianza legítima e igualdad, ya que su decisión fue conforme a la normativa pertinente.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son: artículos 134, 135, literal b), y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores

.

(…)

Artículo 135

No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…)

b) carezcan de distintividad

;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación

;

(…)

6. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

2. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o riesgo de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

3. Comparación entre marcas denominativas y mixtas.

4. Partículas de uso común en la conformación de signos marcarios.

5. Los signos evocativos y la marca débil.

6. Autonomía de las Oficinas de Registro Marcario para realizar el examen de registrabilidad.

1. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

   En el proceso administrativo...