PROCESO No. 027-IP-2009

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 027-IP-2009

Interpretación Prejudicial del artículo 83 literales a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, de los artículos 81, 83 literal d) y 84 del mismo cuerpo legal, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso Interno: Nº 2003-00112. Marca: “PREMIER”

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 17 días del mes de junio del año dos mil nueve.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 1640, de 02 de septiembre de 2008, recibido en este Tribunal el 18 de febrero de 2009, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial del artículo 83 literales a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2003-00112.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto dictado el 04 de mayo de 2009.

1. Las partes.

   Demandante: Lloreda S.A.

   Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: Even Esponjas Venezolanas C.A.

2. Determinación de los hechos relevantes.

   El 12 de octubre de 1994, Even Esponjas Venezolanas C.A. solicitó el registro del signo “PREMIER” (denominativo) para distinguir pegamentos industriales y sustancias adhesivas en la Clase 01 de la Clasificación Internacional de Niza.

   El 13 de marzo de 1995, Lloreda Grasas S.A. (hoy Lloreda S.A.) formuló observaciones al registro del signo “PREMIER”, basándose en la notoriedad de la marca “PREMIER” (mixta) previamente registrada a su favor.

   La División de Signos Distintivos por medio de la Resolución Nº 14708, de 31 de mayo de 1996, declaró infundada la observación y concedió el registro del signo solicitado “PREMIER” para distinguir productos de la Clase 01 de la Clasificación Internacional de Niza.

   El 05 de julio de 1996, Lloreda Grasas S.A. interpone recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la anterior resolución.

   Mediante Resolución Nº 04549, de 22 de febrero de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió confirmar la Resolución Nº 14708.

   Mediante Resolución Nº 17584, de 25 de mayo de 2001, el Superintendente de Industria y Comercio, resolvió confirmar la Resolución Nº 14708, quedando agotada la vía gubernativa.

   El 04 de marzo de 2003, LLOREDA S.A. interpone ante el Consejo de Estado acción de nulidad contra las Resoluciones Nos: 14708, 04549 y 17584.

3. Fundamentos de la Demanda:

   Lloreda S.A. fundamenta su demanda de la siguiente manera:

   - La Administración no aplicó el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, ya que el signo solicitado “PREMIER” es la reproducción idéntica de la marca notoria “PREMIER” de la sociedad actora.

   - Señala que están dados todos los presupuestos para que la marca “PREMIER” perteneciente a Lloreda S.A. sea considerada como notoria en la medida en que es ampliamente conocida entre el público consumidor, que reconoce a la marca “PREMIER” como un signo distintivo de un producto alimenticio, posee un gigantesco ámbito de difusión a nivel nacional y existe y ha sido usada constante y exitosamente desde 1984.

   - Afirma que la notoriedad de la marca “PREMIER” está acreditada dentro del expediente en el que se surtió el trámite administrativo mediante varias pruebas que no fueron tenidas en cuenta como un todo, es decir, no se valoraron en conjunto por parte de la Administración. La extensión del conocimiento de la marca se encuentra probada con las certificaciones expedidas por el revisor fiscal relativas a los niveles de ventas de los productos margarina y aceite “PREMIER”.

4. Contestación de la Demanda:

   El 05 de agosto de 2004, la Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda fundamentando lo siguiente:

   - En el caso particular, los productos de los signos confrontados carecen de relación por no concurrir en los mismos ningún elemento que permita concluir la interdependencia o rasgo común capaz de inducir al público consumidor a error, porque en efecto, el registro de la marca “PREMIER” cuyo titular es Lloreda S.A. fue concedido para distinguir productos de las Clases 29 y 30 que comprenden carne, pescados, aves, caza, legumbres, gelatinas, huevos, especias, etc., mientras que la marca “PREMIER” solicitada por Even Esponjas Venezolanas C.A. está destinada para distinguir pegamentos industriales y sustancias adhesivas destinada para la industria en la Clase 01 de la Clasificación Internacional.

   - Afirma que lo anterior da pie para que se descarte por completo el riesgo de confusión alegado por la sociedad demandante como argumento para provocar la anulación del acto administrativo que concedió el registro de la marca “PREMIER” a favor de la sociedad Even Esponjas Venezolanas C.A., como quiera que no hay impedimento jurídico ni práctico que impida la posibilidad que se presente en el mercado la coexistencia de marcas iguales o similares, en tanto la cobertura de los productos o servicios sea diferente y no pueda predicarse relación alguna entre los mismos.

   Even Esponjas Venezolanas C.A., tercero interesado dentro de este proceso, contesta la demanda destacando lo siguiente:

   - Expresa que, ha sido establecido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario en términos generales considerar la similitud ortográfica, fonética e ideológica. Además, en el presente caso, los signos enfrentados protegen productos que no tienen ninguna relación entre sí.

   - Afirma que, la notoriedad de una marca debe demostrarse con pruebas que permitan concluir la fuerza distintiva y el reconocimiento como notoria que la marca detenta en el mercado, y para estos efectos la legislación comunitaria ha establecido factores que se deben demostrar al momento de declarar la notoriedad del signo.

   - Teniendo en cuenta que el giro ordinario de las actividades de Lloreda S.A. radica en la producción y venta de productos alimenticios identificados con la marca “PREMIER”, los cuales son distribuidos por todo el país y que, casi la totalidad de los consumidores promedio tienen conocimiento de la existencia de dicho producto, por lo que el registro del signo “PREMIER” para distinguir pegamentos industriales y sustancias adhesivas no crearía riesgo de confusión entre el público consumidor.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno.

   Que, basándose en el oficio remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, procede la interpretación del artículo 83 literales a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, de los artículos 81, 83 literal d) y 84 del mismo cuerpo legal.

   El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

   DECISIÓN 344

   (...)

   Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas las signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

   (…)

   Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

   a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

   (…)

   d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

   Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

   e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los...