PROCESO 66-IP-2009

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 66-IP-2009

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 108, 109, 110 y 111 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de la solicitud formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú.

Actor: FÁBRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A.

Marca Figurativa: “Tigre Santa Catalina”.

Expediente Interno Nº 2427-2008.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los once (11) días del mes de junio del año dos mil nueve.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 28 de mayo de 2009.

1. Antecedentes

1. Las partes

   La parte demandante es: FÁBRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A.

   La parte demanda la constituye: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI.

   El tercero interesado es: ANGLO AMERICAN TRADING CO. S.A.

2. Actos demandados

   La sociedad FÁBRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A. impugnó la Resolución Administrativa N° 1101-2002/TPI-INDECOPI de 2 de diciembre de 2002, expedida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, a través de la cual se confirmó la Resolución No. 15140-2001/OSD-INDECOPI de 28 de diciembre de 2001 y 6460-2002/OSD-INDECOPI de 18 de junio de 2002, por las cuales se resolvió declarar fundada la acción de cancelación por falta de uso de la marca constituida por el logotipo rectangular constituido por la figura de cuatro tigres, ubicados de a par y hacia los extremos opuestos, en la parte central del rectángulo se destaca trece franjas horizontales, seis de color pardo, cuatro de color blanco y tres de color marrón oscuro y todas las franjas están distribuidas sobre un fondo de pintas o manchas color negro a manera de piel de tigre, que distingue frazadas, colchas, edredones, cubrecamas, de la clase 24 de la Nomenclatura Oficial, inscrita a favor de FÁBRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

   Entre los principales hechos se encuentran los siguientes:

1. El 31 de marzo de 1999, ANGLO AMERICAN TRADING CO. S.A. solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, la cancelación por falta de uso de la marca constituida por el logotipo rectangular constituido por la figura de cuatro tigres, ubicados de a par y hacia los extremos opuestos, en la parte central del rectángulo se destaca trece franjas horizontales, seis de color pardo, cuatro de color blanco y tres de color marrón oscuro y todas las franjas están distribuidas sobre un fondo de pintas o manchas color negro a manera de piel de tigre, que distingue frazadas, colchas, edredones, cubrecamas, de la clase 24 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado No. 15744, a favor de FÁBRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A.

2. La Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, a través de las Resoluciones Nos. 15140-2001/OSD-INDECOPI de 28 de diciembre de 2001 y 6460-2002/OSD-INDECOPI de 18 de junio de 2002, resolvió declarar fundada la acción de cancelación por falta de uso, al determinar que los medios probatorios aportados no acreditaban el uso de la marca.

3. El 15 de julio de 2002, la FÁBRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A. interpuso el recurso de apelación.

4. Mediante Resolución No. 1101-2002/TPI-INDECOPI de 2 de diciembre de 2002, expedida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI se confirmó las Resoluciones Nos. 15140-2001/OSD-INDECOPI de 28 de diciembre de 2001 y 6460-2002/OSD-INDECOPI de 18 de junio de 2002.

5. El 5 de mayo de 2003, FÁBRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A. interpuso demanda contencioso administrativa para que se declare la invalidez e ineficacia de la Resolución No. 1101-2002/TPI-INDECOPI.

6. Mediante Resolución No. 27, de 26 de julio de 2006, la Primera Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior resolvió declarar infundada la demanda plateada por FÁBRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A.

7. El 28 de agosto de 2006, la FÁBRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A. interpuso el recurso de apelación.

8. Mediante Sentencia AP. No. 4873-2006 de 2 de julio de 2007, expedida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, se revocó la sentencia apelada que declaró infundada la demanda; y, en consecuencia, se declaró nula la Resolución No. 1101-2002/TPI-INDECOPI de 2 de diciembre de 2002, expedida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI.

9. El 31 de octubre de 2007, ANGLO AMERICAN TRADING CO. S.A. interpuso el recurso de casación ante el presidente de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, en contra de la Sentencia AP. No. 4873-2006 de 2 de julio de 2007, y se remitió nuevamente a la Sala Civil.

10. Mediante Sentencia AP. No. 4873-2006 de 25 de junio de 2008, expedida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, se resolvió revocar la sentencia apelada que declaró infundada la demanda; y, en consecuencia, se declaró nula la Resolución No. 1101-2002/TPI-INDECOPI de 2 de diciembre de 2002, expedida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI.

11. El 31 de julio de 2008, ANGLO AMERICAN TRADING CO. S.A. interpuso el recurso de casación ante el presidente de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, en contra de la Sentencia expedida en Revisión AP. No. 4873-2006 de 25 de junio de 2008.

12. Mediante Auto Calificatorio del Recurso CAS 2427-2008 de 20 de octubre de 2008, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia declaró procedente el recurso de casación interpuesto y mandó remitir el proceso al Ministerio Público a fin de que emita el dictamen del ley, y solicitó requerir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial de las normas aplicables.

    2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

       La FÁBRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A. a través de apoderado, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

       - “(…) primero TEXTILES FRUTO DEL TELAR S.A. (…) intentan primero la nulidad de nuestro registro ante el INDECOPI en el año 1995, y luego como el INDECOPI (…) desestima dicha nulidad de registro de marca, acuden a la Corte Suprema VIA IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA (…) juicio que dura desde 1996 hasta el 2000 y continúa hasta a fecha (…) toda vez que se está reclamando el pago de costas y costos del mencionado proceso, y de mala fe, ahora, bajo otra denominación social, pero con las mismas personas (…) ahora como ANGLO AMERICAN TRADING CO. S.A. solicitan la cancelación de nuestro registro de Marca, porque dice que no ha sido utilizada”.

       - “Pero acaso defendernos durante más de 4 años (desde 1996 hasta 2000-2002) en la Corte Suprema no es motivo suficiente para determinar que nuestra marca ha sido utilizada, que era defendida, que era apetecida por la gran mayoría de empresas textiles en Lima, que se encuentra vigente”.

       - “(…) nos hemos defendido dura (sic) 4 años, es decir de 1996 al 2000-2002 y oportunamente se presentó dichas pruebas pero las mismas no se valoraron, acaso no es un medio de prueba idóneo de la utilización de nuestra marca el haberla defendido judicialmente”.

       - “Las pruebas presentadas por nuestra parte, consistentes en facturas de los años 1997, 1998 y 1999, es decir tres años anteriores a la solicitud de cancelación no fueron valoradas por la Oficina de Signos Distintivos, ello motivo (sic) que la resolución materia de la presente impugnación refleje una equivocada interpretación de las normas sobre legislación marcaria, causándonos un grave perjuicio tanto moral como económico, aparte de originar inseguridad jurídica de graves consecuencias para el país”.

       - “en la sentencia dictada por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (…) en el expediente 63-96AV queó (sic) establecido oportunamente que Fábrica de Tejidos Santa Catalina, tiene registrada como creación intelectual el dibujo artístico ‘Tigre Santa Catalina’ para ser aplicado en la industrial (sic) del tejido, desde el 15 de julio de mil 1999, no habiéndose acreditado que la citada creación intelectual haya constituido antes ni después de su registro un diseño industrial de uso común y dominio público. Esta sentencia ha dejado establecido que nuestra marca es una marca de producto”.

       - “La norma aplicable a la fecha de la solicitud 31 de marzo de 1999 es la Decisión 344 (…) y el D.L. 823. (…). Este (…) establece amplitud de valoración de prueba se refiere, la Resolución 1101-2002/TPI-INDECOPI es nula por no haberse aplicado en forma correcta, se ha aplicado la (sic) exclusivamente la DECISIÓN 486, que establece solo dos supuestos sobre condiciones de uso de la marca, limitándose de esta manera lo que establece el 823 en su artículo 173 inciso c), con el consiguiente perjuicio para Fábrica de Tejidos Santa Catalina S.A.”.

    3. Contestación a la demanda

       El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, al...