PROCESO 67-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 67-IP-2015

Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la solicitud formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Nulidad de registro de la marca: “TVS” (denominativa). Expediente Interno: 3090-2011-0-1801-JR-CA-13.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 13 días del mes de mayo del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 3090-2011-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 23 de enero de 2015, recibido vía correo electrónico el 26 de enero del mismo año, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 3090-2011-0-1801-JR-CA-13.

El Auto de 10 de abril de 2015, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.

1. ANTECEDENTES:

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: Subramaniam Krishnaraj

      Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) de la República del Perú.

      Sundaram- Clayton- Limited.

   2. Hechos:

   1. El 21 de julio de 2008, Sundaram-Clayton Limited solicitó ante el INDECOPI la nulidad de la marca TVS (denominativa), registrada bajo Certificado 99480 a favor de Subramaniam Krishnaraj para distinguir productos de la Clase 12 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). Señaló que:

      - Su empresa es el fabricante y surtidor más grande de componentes automotores de la India, a los cuales se les identifica con la marca TVS (denominativa) de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - Su marca se encuentra registrada en diversos países alrededor del mundo. En el Perú ha solicitado el registro de diversas variaciones de la marca TVS.

      - Subramaniam Krishnaraj al ser de la India tenía conocimiento previo de la existencia de su marca y ha actuado con mala fe al registrarla en el Perú.

      - Los productos que el titular de la marca vende en sus locales son los mismos que su empresa comercializa. Así, lo ha reconocido uno de sus vendedores.

   2. El 2 de septiembre de 2008, Krishnaraj Subramaniam absolvió el traslado de la nulidad señalando lo siguiente:

      - En el 2004 cuando solicitó el registro de su marca no existía ninguna otra marca con la denominación TVS.

      - Sundaram-Clayton Limited no ha demostrado el prestigio de su marca en el mercado nacional ni la existencia de la misma.

      - Ha venido actuando de manera honesta en la comercialización de productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. Mediante Resolución 2733-2009/CSD-INDECOPI de 25 de septiembre de 2009, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la acción de nulidad interpuesta.

   4. El 22 de octubre de 2009, Sundaram – Clayton Limited interpuso recurso de reconsideración para lo cual adjuntó, en calidad de nueva prueba, cinco Declaraciones Únicas de Aduanas pertenecientes al 2003. Reiteró sus argumentos respecto a que el titular del registro conocía la existencia de su marca.

   5. Mediante Resolución 325-2010/CSD-INDECOPI de 5 de febrero de 2010, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto. Consideró que los productos importados se encontraban identificados con una marca diferente de aquella cuya nulidad se pretende, por lo que los documentos presentados no contribuyeron a acreditar la mala fe alegada.

   6. El 9 de marzo de 2010, Sundaram-Clayton Limited interpuso recurso de apelación contra la resolución precedente. Dicho recurso fue resuelto a través de la Resolución 916-2011/TPI-INDECOPI de 29 de abril de 2011 emitida por la Sala de Propiedad Intelectual, la cual revocó la Resolución 325-2010/CSD-INDECOPI y declaró fundada la acción de nulidad alegando que existían suficientes indicios que hacían razonable asumir que al solicitarse el registro de la marca TVS (denominativa) en el Perú, el entonces solicitante tenía conocimiento de la existencia de la marca TVS.

   7. El 9 de junio de 2011, Subramaniam Krishnaraj presentó demanda contenciosa administrativa contra la Resolución 916-2011/TPI-INDECOPI ante el Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado.

   8. Mediante sentencia de 19 de junio de 2014 se declaró infundada la demanda. Ante ello, Subramaniam Krishnaraj presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial.

   9. El 5 de diciembre de 2014, la segunda instancia judicial cumplió con suspender el proceso y solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   3. Argumentos de la demanda:

   10. Subramaniam Krishnaraj sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

       - No existe ninguna causal de nulidad probada de manera suficiente, precisa y coherente. Por lo tanto, los argumentos de la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI son alegatos inocuos, hechos para pretender la nulidad del registro de marca del que es titular.

       - Ha venido utilizando en el mercado la marca TVS (denominativa) a través de la comercialización de bienes de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. Incluso ha iniciado acciones de infracción ante el INDECOPI obteniendo resoluciones favorables, lo cual evidencia que la propia autoridad administrativa lo reconocía como titular de la marca.

       - Alega la notoriedad de la marca TVS. Y agrega que, existe mala fe al tratar de aprovecharse de la notoriedad de su marca.

   4. Argumentaciones de la contestación a la demanda:

   11. El INDECOPI contestó la demanda señalando lo siguiente:

       - La acción de nulidad del registro de marca es absolutamente independiente de los recursos que pueden plantearse al momento de solicitarse el registro de una marca. El hecho de que no se hayan presentado oposiciones al registro de la marca no significa que posteriormente dicha marca no pueda ser objeto de una acción de nulidad.

       - No existe fundamento que pueda validar que un empresario que se desempeña en un rubro comercial determinado de pronto decida registrar una marca sin contenido conceptual alguno que presenta la misma estructura de una marca que también es comercializada en el mismo sector comercial. Por lo tanto, evidentemente se trata de un escenario de mala fe por parte de quien registra la marca.

       - El hecho de que el demandante hubiera obtenido pronunciamientos favorables emitidos a partir de denuncias interpuestas contra terceros por el uso de su marca, no influye en modo alguno sobre la acción de nulidad que pudiese operar contra el registro de dicha marca.

       - Existen suficientes indicios que hacen razonable asumir que el solicitarse el registro se tenía conocimiento de la existencia de la marca TVS usada por la accionante, ya que la identidad entre los referidos signos para distinguir los mismos productos no puede atribuirse a la casualidad o a una simple coincidencia, lo que hace inferir que el emplazado tuvo la intención de perjudicar al legítimo titular de la marca, obstruyendo su actividad concurrencial y pretendiendo indebidamente sustraer la clientela habitual obtenida por terceros para obtener un beneficio económico con dicho comportamiento desleal.

   12. Sundaram-Clayton Limited no contestó la demanda presentada en su contra por lo que fue declarado rebelde por la corte consultante.

   5. Fundamentos de la sentencia de primera instancia:

   13. Mediante sentencia de 19 de junio de 2014 se declaró infundada la demanda por considerar que la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI ha valorado debidamente las pruebas aportadas al procedimiento, determinando la existencia de mala fe del demandante al solicitar el registro de la marca TVS a su favor.

   6. Fundamentos del recurso de apelación:

   14. Subramaniam Krishnaraj presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   15. La corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 136[1] literal a) y 172[2] de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Del análisis de los antecedentes del presente proceso, procede la interpretación de los artículos mencionados.

3. CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. La similitud gráfica, fonética y conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directo, riesgo de confusión indirecto y riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas.

   2. La marca notoriamente conocida, su protección y su prueba. El riesgo de uso parasitario. Protección de la marca notoria extracomunitaria.

   3. La nulidad relativa: La solicitud de registro presentada con mala fe. Su relación con los signos notoriamente conocidos. El aprovechamiento de la reputación ajena.

   1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LA SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA Y CONCEPTUAL O IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTO, RIESGO DE CONFUSIÓN INDIRECTO Y RIESGO DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS.

   16. En el presente caso, SUNDARAM- CLAYTON LIMITED solicitó la nulidad de la marca TVS (denominativa), registrada bajo Certificado 99480 a favor de Subramaniam Krishnaraj para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el fundamento que su marca TVS se encuentra registrada en diversos países del mundo, entre ellos, el Perú; y, que Subramaniam Krishnaraj al ser de la India tenía conocimiento previo de su existencia, habiéndola registrado de mala fe en el...