PROCESO 034-IP-2009

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 034-IP-2009

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), b), d) y e), 84 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal DIstrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.

Interpretación prejudicial de oficio del párrafo cuarto del artículo 172 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Actor: CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V.

Marca: “BIMBO” (mixta).

Expediente Interno N° 5563-MH.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro (4) días del mes de junio del año dos mil nueve.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veintidós de abril de 2009.

  1. Antecedentes

  2. Las partes

    La parte demandante es: CENTRAL IMPULSADORA S.A. DE C.V., ulteriormente denominada GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.

    La parte demandada la constituyen: EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, Y EL DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (DNPI).

    El tercero interesado es: SUPAN S.A.

  3. Acto demandado

    CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. solicita que se declare la nulidad de la resolución administrativa:

    - No. 0966114 de 2 de septiembre de 1998, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial (DNPI), mediante la cual resolvió rechazar la solicitud de registro como marca del signo “BIMBO” (mixto), presentada por la demandante, para distinguir productos comprendidos en la Clase No. 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

  4. Hechos relevantes

    Del expediente remitido por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

    1. Los hechos

    Entre los principales hechos se encuentran los siguientes:

  5. El 28 de abril de 1994, la compañía CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. solicitó el registro del signo “BIMBO” (mixto) para distinguir y proteger todos los productos de la Clase No. 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

  6. El extracto de dicha solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 351 correspondiente al mes de abril de 1994.

  7. El 17 de octubre de 1994, la compañía PANADERÍA MODERNA SUPAN S.A. observó el registro del signo “BIMBO” manifestando que es propietaria de la marca de fábrica y del nombre comercial de igual denominación.

  8. El 19 de enero de 1995, la compañía CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. procedió a contestar las observaciones presentadas.

  9. El 2 de septiembre de 1998, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, expidió la resolución No. 0966114 a través de la cual resolvió aceptar las observaciones presentadas por SUPAN S.A., y en consecuencia, denegar el registro del signo solicitado “BIMBO”.

    1. Fundamentos de la Demanda

      CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. solicita la nulidad del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) la marca “BIMBO” de propiedad de CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. era notoriamente conocida, por más de 25 años y 50 años, al momento de concederse el registro de la marca y del nombre comercial, respectivamente, en los cuales la compañía PANIFICADORA MODERNA SUPAN S.A. fundamentó su ilegal observación”.

      - “(…) la marca “BIMBO” es la marca más importante del Grupo BIMBO, pues es parte de la razón social con la cual se identifica y por ello constituye parte del patrimonio del mismo”.

      - “(…) el diseño de la marca de propiedad de la compañía ecuatoriana es idéntico al diseño de propiedad de mi mandante registrado desde hace más de 55 años, pues en el título de registro de la denominación “BIMBO”, la letra M tiene líneas verticales extendidas subrayando el resto de letras y un oso blanco con un gorro y mandil con un pan de caja bajo el brazo. La funda del producto ecuatoriano “BIMBO” cuenta también con esta denominación en el centro y las líneas verticales laterales de su letra M, que se extienden horizontalmente subrayando el resto de letras, con la novedad que no utilizan el osito panadero que consta en el registro, sino que al contrario utilizan la figura de un niño. (…) La copia indebida es evidente, pues aunque SUPAN S.A. argumenta que la creación de fantasía fue coincidente, esto es imposible porque la marca “BIMBO” a diciembre de 1969 y antes ya era notoriamente conocida, además de que sería imposible creer que también coincidió en el diseño de la marca”.

      - “(…) la reputación y el buen nombre aparejados a esta marca merecen una adecuada protección jurídica. Sin embargo en el Ecuador, la compañía SUPAN S.A. que debía conocer y conocía el prestigio, la fama, el buen nombre y la excelente reputación comercial de mi representada y de la marca “BIMBO”, por ser un comerciante dedicado al mismo ramo de producción, conociendo de su existencia, solicitó y obtuvo 26 años después del registro de mi representada y del uso notorio, el registro de esta marca (…)”.

      - “…) la compañía SUPAN S.A. registró tanto un nombre comercial como una marca ajena, y suplantó al titular en los derechos y facultades que sólo a él le corresponden. De esta manera, se ha beneficiado ilícitamente del prestigio del Grupo BIMBO y de CENTRAL IMPULSORA S.A. de C.V., y ha engañado y continúa engañando al público consumidor al hacerle creer que la marca “BIMBO” y su diseño fueran de su creación y le pertenecen, y que los productos de SUPAN S.A. tienen relación con el Grupo BIMBO.

      - “(…) el 3 de marzo de 1998 la compañía CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. solicitó la cancelación del registro de la marca BIMBO (…); y, del registro del nombre comercial BIMBO (…) basándose en lo dispuesto en el último inciso del Art. 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

    2. Contestaciones a la demanda

      La Directora Nacional de Propiedad Industrial, en su contestación a la demanda, expresa:

      Futuras notificaciones que me correspondan en la presente causa las recibiré en la casilla judicial (…)

      El Director Nacional de Patrocinio del Estado, delegado del señor Procurador General del estado, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal:

      - “De conformidad con los artículos 346 y 349 de la Ley de Propiedad Intelectual, (…), el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual es una persona jurídica de derecho público con patrimonio propio y autonomía, cuyo representante legal, es el Presidente. Por lo tanto, corresponde a su representante legal, comparecer directamente a juicio, en defensa de los intereses de la institución demandada”.

    3. Tercero interesado

      La sociedad SUPAN S.A. en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda planteada”.

      - “El signo distintivo BIMBO es una marca de amplio consumo y aceptación en el mercado ecuatoriano, y por tanto subregional andino, siendo un producto además con calidad de exportación”.

      - “La denominación BIMBO de mi mandante, debido a su amplio uso, aceptación, y consumo, importantes inversiones en publicidad y canales de distribución, tiene la cualidad de notoria (…)”.

      - “El signo distintivo BIMBO de propiedad de SUPAN S.A. tiene el carácter de notoio (sic), pues goza de una antiguedad (sic) de más de quince años en el mercado ecuatoriano, con una aceptación y prestigio innegables y sumamente importantes”.

      CONSIDERANDO:

  10. Competencia del Tribunal

    Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

    Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

    Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 22 de abril de 2009.

  11. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas

    La Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 71, 72, 73 literales a), b), d) y e), 74, 82, 84 y 117 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y, de los artículos 81, 82, 83 literales a), b), d) y e), 84, 93, 95, 108 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

    Sin embargo, el Tribunal estima que procede únicamente la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “BIMBO” fue presentada el 28 de abril de 1994, en vigencia de la Decisión 344 mencionada.

    Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente limitar la interpretación a los artículos 81, 83 literales a), b), d), y e), 84 y 128 de la Decisión 344 e interpretar de oficio el párrafo cuarto del artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

    En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

    DECISIÓN 344

    (…)

    DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

    Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

    Se...

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