PROCESO 039-IP-2009

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 039-IP-2009

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio del artículo 143 de la misma Decisión.

Signo: PROTEX.

Actor: sociedad PROTEX S.A.

Proceso interno Nº 2005-0320.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de junio del año dos mil nueve.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del proceso interno Nº 2005-0320;

El auto de 22 de abril de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y;

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: PROTEX S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: INDUSTRIAS FROTEX S.A.

2. Hechos

   1. El 23 de diciembre de 2003, la sociedad PROTEX S.A, solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo nominativo PROTEX para distinguir productos comprendidos en la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El 7 de diciembre de 2004, la sociedad PROTEX S.A. modificó su registro en sentido de restringir los productos a “Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean metales preciosos ni chapados); esponjas; cepillos; viruta de hierro; esponjilla y paños”.

   3. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 537, de 27 de febrero de 2004, al que presentó oposición INDUSTRIAS FROTEX S.A. sobre la base de su marca FROTEX (mixta) registrada para distinguir productos de la Clase 3.

   4. Por Resolución Nº 24000, de 27 de septiembre de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la oposición y negó el registro del signo PROTEX. Contra dicha Resolución la sociedad PROTEX S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   5. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos que, por Resolución Nº 002199, de 7 de febrero de 2005, decidió confirmar la decisión contenida en la Resolución impugnada.

   6. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que, por Resolución Nº 11944, de 25 de mayo de 2005, también, confirmó la Resolución Nº 24000, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   La sociedad PROTEX S.A. en su escrito de demanda manifiesta que:

   1. La Superintendencia de Industria y Comercio con la emisión de las Resoluciones impugnadas violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que los productos que se pretende distinguir con el signo PROTEX “tienen una naturaleza y género diferente de los productos distinguidos con la marca FROTEX, que son detergentes que están destinados a limpiar, desengrasar y brillar, y están clasificados en diferentes nomenclatores de la Clasificación Internacional de Niza”.

   2. Por este motivo “Es muy difícil que el consumidor habitual de los detergentes denominados con la marca FROTEX, sea inducido a error cuando vea los productos fabricados por PROTEX S.A. denominados con la marca PROTEX, que distinguen esponjas y paños con diferentes características, dependiendo de la clase de limpieza que se realice” ya que “estos poseen características propias que hacen que sean fácilmente diferenciados por los consumidores (…)”.

   3. “No es cierto que exista riesgo de confusión, respecto del origen empresarial de los productos que se distinguen con la marca FROTEX, y los productos que se pretenden distinguir con la marca solicitada PROTEX (…)”. Y que los signos en conflicto “son lo suficientemente distintivas y pueden coexistir en el mercado sin causar perjuicios a las partes, por pertenecen (sic) a diferentes clases y tener diferentes canales de comercialización”.

   4. Existen registradas diferentes marcas con la denominación PROTEX que conviven pacíficamente en el mercado con la marca FROTEX.

   5. Se violó el artículo 134 de la Decisión 486 ya que “la marca (sic) solicitada PROTEX, cumple con los requisitos de registrabilidad (…)”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que:

   1. El signo PROTEX “(…) carece de fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen de conjunto de los signos comparados se tiene que ambas expresiones presentan semejanzas en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos que las hacen confundibles entre sí y en consecuencia conllevan al público consumidor a confusión, sobre el producto mismo (…)”.

   2. Los signos en conflicto “comparten las letras ‘ROTEX’; en segundo lugar, el signo solicitado ‘PROTEX’ presenta solamente la variación de la letra ‘P’ por la letra ‘F’, lo que no le otorga la...