PROCESO 66-IP-2015

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 66-IP-2015

Interpretación prejudicial de los artículos 136 literales a) y h), 224, 228, 229 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Actor: MERCK KGAA. Marca: MERKAT (mixta). Expediente Interno: 7925-2012-0-1801-JR-CA-02.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 29 días del mes de abril del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en temas de mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú.

VISTOS:

El Oficio 7925-2012-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 22 de enero de 2015, recibido vía correo electrónico el 23 de enero del mismo año, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 7925-2012-0-1801-JR-CA-02.

El Auto de 1 de abril de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. ANTECEDENTES

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: MERCK KGAA

      Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERÚ

      INVERSIONES PACUCHA S.A.C.

   2. Hechos:

   1. El 8 de septiembre de 2010, Inversiones Pacucha S.A.C. solicitó ante la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI el registro de la marca MERKAT (mixta), para distinguir “aparatos e instrumentos científicos, náuticos, topográficos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de señalización, de control (supervisión), de salvamento, y de enseñanza; aparatos e instrumentos para conducir, interrumpir, transformar, acumular, regular o controlar la electricidad; aparatos para la grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos para grabar; máquinas expendedoras automáticas y mecanismos para aparatos operados con monedas; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el procesamiento de información y computadoras; extintores” de la Clase 9 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, la Clasificación Internacional de Niza).

   2. El 19 de noviembre de 2010, MERCK KGAA formuló oposición manifestando lo siguiente:

      - Es titular de las siguientes marcas que distinguen productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

      |Marca |Certificado |País |

      |MERCK |83467-C |Bolivia |

      |MERCK y logotipo |88365-C |Bolivia |

      |MERCK y logotipo |256695 |Colombia |

      |MERCK SERONO |6286-07 |Ecuador |

      |MERCK y logotipo |14951-02 |Ecuador |

      |MERCK y logotipo |17546 |Ecuador |

      |MERCK |67077 |Perú |

      |MERCK y logotipo |109586 |Perú |

   3. Mediante Resolución 1896-2011/CSD-INDECOPI de 10 de agosto de 2011, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada y otorgó el registro del signo solicitado.

   4. El 7 de septiembre de 2011, MERCK KGAA interpuso recurso administrativo de apelación y mediante Resolución 1615-2012/TPI-INDECOPI de 5 de setiembre de 2012, la Sala de Propiedad Intelectual decidió confirmar la resolución apelada.

   5. El 4 de diciembre de 2012, MERCK KGAA presentó demanda contencioso administrativa contra la Resolución 1615-2012/TPI-INDECOPI, ante el Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado.

   6. El Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante sentencia del 29 de mayo de 2014 declaró infundada la demanda.

   7. El 10 de junio de 2014, MERCK KGAA presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia.

   8. El 11 de noviembre de 2014, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima suspende el proceso y, en consecuencia, solicita interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para que se aclare lo siguiente:

   1. “Cómo debe interpretarse el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

   2. Cómo debe analizarse el riesgo de confusión en signos que comparten términos de uso común en una determinada Clase de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. Cómo debe interpretarse el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486. ¿La notoriedad de una marca encuentra límites en los principios de especialidad y territorialidad? ¿La notoriedad de una marca debidamente acreditada para oponerse al registro de otra, tiene que ser anterior a la fecha de solicitud de registro de dicha marca a la cual se opone?

   4. Cómo deben interpretarse los artículos 224, 228, 229 y 230 de la Decisión 486 para efectos de determinar la notoriedad de una marca.

   5. Cómo debe interpretarse el artículo 147 de la Decisión 486 referido a la oposición andina”.

   3. Argumentos de la demanda:

   9. MERCK KGAA sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

      - Que ha probado durante el procedimiento administrativo que el signo MERCK es una marca notoriamente conocida, por lo que debe ser protegida frente a los posibles riesgos que pueden presentarse de registrarse una marca similar para distinguir la misma clase de productos, como es el caso de la marca MERKAT (mixta).

      - Es titular de las siguientes marcas que distinguen productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

      |Marca |Certificado |País |

      |MERCK |83467-C |Bolivia |

      |MERCK y logotipo |88365-C |Bolivia |

      |MERCK y logotipo |256695 |Colombia |

      |MERCK SERONO |6286-07 |Ecuador |

      |MERCK y logotipo |14951-02 |Ecuador |

      |MERCK y logotipo |17546 |Ecuador |

      |MERCK |67077 |Perú |

      |MERCK y logotipo |109586 |Perú |

      - Asimismo, es titular de las marcas MERCK SERONO (denominativa) y MERCK (mixta), que distinguen productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - Su marca es notoriamente conocida.

      - El signo solicitado resulta fonética y gráficamente confundible con sus marcas registradas.

      - Invoca la aplicación del artículo 147 de la Decisión 486.

   4. Argumentos de la contestación a la demanda:

   10. El INDECOPI contestó la demanda señalando lo siguiente:

       - No se aportaron medios de prueba que acreditaran de forma fehaciente la notoriedad de la marca MERCK.

       - Los signos en conflicto presentan diferencias fonéticas y gráficas lo que determina que no sean confundibles entre sí.

   11. Por su parte, Inversiones Pacucha S.A.C. contestó la demanda señalando lo siguiente:

       - Que la marca MERKAT (mixta), de la que es titular, no se encuentra incursa en la prohibición del registro, pues, no resulta confundible o susceptible de causar confusión con la marca MERCK.

       - El demandante no acreditó la afirmación sobre la supuesta notoriedad del signo en el Perú o en otro País Miembro de la Comunidad Andina.

   5. Fundamentos de la sentencia de primera instancia:

   12. El juzgado declaró infundada la demanda, en base a los siguientes fundamentos:

       - No se acreditó el conocimiento en alto grado de las marcas de la parte actora dentro del sector pertinente en el Perú o en algún País Miembro de la Comunidad Andina, pues, no se demostró un amplio despliegue publicitario, un uso intensivo y aceptación de la marca o su trascendencia en la rama comercial.

       - MERCK SERONO (denominativa) y MERKAT (mixta) comparten el término MER. Éste constituye un término frecuente en la conformación de marcas registradas para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

       - Asimismo, consideró que al comparar ambos signos la impresión fonética y gráfica de forma conjunta resultaba distinta.

   6. Argumentos del recurso de apelación:

   13. MERCK KGAA presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   14. La corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 136[1] literales a) y h), 147, 224[2], 228[3], 229[4] y 230[5] de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada. Sin embargo, no se interpretará el artículo 147 por no resultar pertinente.

3. CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas.

   2. Comparación entre marcas mixtas. Comparación entre marcas denominativas y mixtas.

   3. Partículas de uso común (MER).

   4. La notoriedad de la marca. Su prueba. Prohibición del registro de signos notoriamente conocidos de terceros. En relación con los diferentes tipos de riesgos.

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS.

   15. En el presente proceso, INVERSIONES PACUCHA S.A.C. solicitó el registro de la marca MERKAT (mixta) para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. MERCK KGAA formuló oposición contra la mencionada solicitud sobre la base de sus marcas MERCK (Certificado Nº 83467-C), MERCK y logotipo (Certificado Nº 88365-C), MERCK y logotipo (Certificado Nº 256695), MERCJ SERONO (Certificado Nº 6286-07), MERCK y logotipo (Certificado Nº 14951-02), MERCK y logotipo (Certificado Nº 17546), MERCK (Certificado Nº 67077), MERCK y logotipo (Certificado Nº 109586), registradas dentro de la misma Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

   16. Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente:

   17. El literal a) del artículo 136 de la...