PROCESO 053-IP-2009

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 053-IP-2009

Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal a), 137, 258 y 259 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio del artículo 150 del mismo cuerpo legal; con base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: “GRUPO AMÉRICA TELECOM” (denominativa). Actor: Sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. Proceso Interno: Nº 2005-00138 01.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 11 días del mes de junio del año dos mil nueve.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, por intermedio de su Consejera Ponente Doctora Martha Sofía Sanz Tobón, relativa a los artículos 134, 136 literal a), 137, 258 y 259 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2005-00138 01.

El auto de 07 de mayo de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso

   Demandante: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

   Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia.

   Tercero interesado: AMÉRICA MÓVIL S.A. DE C.V.

2. Hechos

   El 04 de julio de 2002, AMÉRICA MÓVIL S.A. DE C.V., de México, presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dos (02) solicitudes para el registro del signo “GRUPO AMÉRICA TELECOM” (denominativo) en las Clases 09 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

   El extracto de las solicitudes fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 520, el 27 de septiembre de 2002, y no se presentaron oposiciones al registro.

   El 20 de febrero de 2003, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió las Resoluciones Nos: 3741 y 3743, a través de las cuales otorgó a AMÉRICA MÓVIL S.A. DE C.V. el registro de la marca “GRUPO AMÉRICA TELECOM” (denominativa) en las Clases 09 y 38, sin tomar en cuenta los registros de la marca “TELECOM” (mixta) en las Clases 09 y 38 a favor de TELECOM EN LIQUIDACIÓN.

   AMÉRICA MÓVIL S.A. DE C.V., además, solicitó el registro de la marca “GRUPO AMÉRICA TELECOM” (denominativa) en la Clase 16, el cual fue denegado.

   El 04 de noviembre de 2004, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., en calidad de licenciatario de las marcas de TELECOM EN LIQUIDACIÓN, solicitó el registro de las marcas “INTERNET TELECOM” en las Clases 09 y 38, al cual se opuso ÁMERICA MÓVIL S.A. DE C.V. fundamentando el previo registro de la marca “GRUPO AMÉRICA TELECOM” (denominativa) en las Clases 09 y 38, bajo el argumento que el registro del signo solicitado “INTERNET TELECOM” derivaría en competencia desleal por el uso de la denominación “TELECOM”, lo cual se traduciría en que cuando ÁMERICA MÓVIL S.A. DE C.V. solicitó el registro de “GRUPO AMÉRICA TELECOM” lo hizo con la intención de perpetrar actos de competencia desleal.

   El 11 de abril de 2005, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. solicita la nulidad de las Resoluciones Nos: 3741 y 3743, mediante las cuales se otorgó a AMÉRICA MÓVIL S.A. DE C.V. el registro de la marca “GRUPO AMÉRICA TELECOM” (denominativa) en las Clases 09 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Fundamentos jurídicos de la Demanda:

   La demandante COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., en calidad de licenciataria de la marca “TELECOM” (mixta) de TELECOM EN LIQUIDACIÓN, en ejercicio del artículo 172 de la Decisión 486, solicita la nulidad de las Resoluciones Nos: 3741 y 3743, mediante las cuales se otorgó a AMÉRICA MÓVIL S.A. DE C.V. el registro de la marca “GRUPO AMÉRICA TELECOM” (denominativa) en las Clases 09 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

   Añade que la marca “GRUPO AMÉRICA TELECOM” (denominativa) no cumple con el principio marcario de distintividad relativa y causa riesgo de confusión y asociación en el público consumidor.

   Sostiene que las expresiones “GRUPO” y “AMÉRICA” no tienen fuerza diferenciadora suficiente para determinar en el consumidor que se trata de servicios diferentes, provenientes de empresas distintas, pues su atención se centrará en la denominación “TELECOM”, que es la previamente conocida y que, en el mejor de los casos, hará suponer al consumidor que se trata de un cambio de nombre de la compañía.

   Argumenta que la División de Signos Distintivos denegó en primera y segunda instancia el registro de las marcas “TEAM TELEKOM” (Clases 09, 16, 38 y 42), “TELECOM ONE” (Clases 09, 16 y 38), “TELECOM ITALIA S.P.A.” (Clases 09 y 38), “TELECOM AMERICAS” (Clase 16), “AMÉRICA TELECOM” (Clase 16) y “GRUPO AMÉRICA TELECOM” (Clase 16). En el caso de esta última, denegó el registro afirmando que: “la confundibilidad radica básicamente en la acción de confundir al consumidor hasta el punto de tomar una cosa por otra cosa y que al hacer la comparación entre las marcas “GRUPO AMÉRICA TELECOM” (nominativa) y “TELECOM” (mixta), de forma sucesiva y no simultáneamente, se desprende que ellos arrojan confusión, pues es claro que se presentan similitudes ortográfica y fonética derivadas de la reproducción de las expresiones TELECOM, elemento único esencial y predominante en el signo base de la negativa sin que la adición de las expresiones GRUPO AMÉRICA que se incluye en el signo solicitado otorgue distintividad suficiente que permita la clara identificación de los signos”.

   Finalmente, la demandante señala que los actos demandados violan las normas encaminadas a reprimir la competencia desleal.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda:

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda señalando lo siguiente: que las marcas confrontadas “TELECOM” (mixta) y “GRUPO AMÉRICA TELECOM” (denominativa) no arrojan confusión, ya que ambos signos poseen elementos de orden gráfico y fonético suficientemente distintivos.

   Sostiene que la marca “GRUPO AMÉRICA TELECOM” (denominativa) tiene la suficiente fuerza distintiva y no puede llevar a confusión al público consumidor, ni sobre el producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial.

   Argumenta que para que exista riesgo de confusión se requiere que concurran dos circunstancias. En primer lugar, que entre las marcas exista identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético; y, en segundo lugar, el alcance de la cobertura de los productos y servicios, de acuerdo al Principio de Especialidad, desarrollado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 048-IP-99.

   Añade que la marca “GRUPO AMÉRICA TELECOM” (denominativa) está estructurada por diecinueve letras cuya composición es diferente respecto de la marca “TELECOM” (mixta), lo cual le da suficiente distintividad; en consecuencia, debe descartarse la similitud desde el punto de vista visual y fonético.

   Plantea una excepción de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda por indebida acumulación de pretensiones, ya que “(…) se trata de dos actuaciones administrativas distintas iniciadas bajo diferente normatividad en materia de propiedad industrial en el primer caso la Decisión 313 y en el segundo la Decisión 486 (…)”.

   La sociedad AMÉRICA MÓVIL S.A. DE C.V., tercero interesado en el proceso, argumenta que existen casos en que un signo se puede registrar a pesar de que las expresiones que lo componen sean descriptivas o genéricas, si la distintividad resulta del signo visto en su conjunto, como es el caso de la marca “GRUPO AMÉRICA TELECOM” (denominativa). Por lo tanto, no hay posibilidad de confusión entre las marcas “GRUPO AMÉRICA TELECOM” (denominativas) y la marca “TELECOM” (mixta).

   Añade que en la solicitud de registro de la marca “DEUTSCHE TELEKOM” (denominativa) en la Clase 38, la Administración señaló que la expresión “telecom” contenida en la marca “TELECOM” (mixta) es genérica para los servicios de telecomunicaciones.

   Sostiene que la marca “TELECOM” (mixta) es una marca débil y está condenada a desaparecer ya que su titular se encuentra en liquidación. Además, que su información se ha convertido en poco confiable ya que no tiene el mismo significado y fuerza distintiva que tenía antes de que su titular entrara en proceso de liquidación.

   Argumenta que la marca “TELECOM” (mixta) corresponde a la abreviación de la palabra “telecomunicaciones” que no puede ser objeto de apropiación. TELECOM EN LIQUIDACIÓN puede tener derecho de exclusividad sobre las líneas, formas y colores que se incorporan a su marca “TELECOM” (mixta) y sobre la impresión visual del signo, pero no sobre la expresión “TELECOM”, término usual, común o genérico para telecomunicaciones.

   Finalmente sostiene que, TELECOM EN LIQUIDACIÓN ha quedado restringida al desarrollo de actos que conlleven a su futura liquidación ya que no tiene una participación activa en el mercado.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno.

   Que, basándose en el oficio remitido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, procede la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a), 137, 258 y 259 literal a) de la Decisión 486; y, de oficio, del artículo 150 del mismo cuerpo legal.

   El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

   DECISIÓN 486.

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