PROCESO 29-IP-2009

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 29-IP-2009

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación de oficio del artículo 134 de la misma Decisión.

Actor: MARKLINE S.A.

Marca: “MANTYS” (mixta).

Expediente Interno N° 2007-0103.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los siete (7) días del mes de mayo del año dos mil nueve.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veintidós de abril de 2009.

1. Antecedentes

1. Las partes

   La parte demandante es: MARKLINE S.A.

   La parte demandada la constituyen: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   El tercero interesado es: QUÍMICA ORIÓN S.A.

2. Actos demandados

   MARKLINE S.A. solicita que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - No. 09771 de 24 de abril de 2006, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual declaró infundada la oposición presentada por la sociedad MARKLINE S.A. y concedió el registro del signo “MANTYS” (mixto) a favor de la sociedad QUÍMICA ORIÓN S.A. para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - No. 17238 de 29 de junio de 2006, por la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

   - No. 26164 de 29 de septiembre de 2006, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que resolvió el recurso de apelación y confirmó en todas sus partes la decisión inicial.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

   Entre los principales hechos se encuentran los siguientes:

1. El 26 de mayo de 2005, la sociedad QUÍMICA ORIÓN S.A. solicitó el registro del signo mixto “MANTYS” para identificar productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. La mencionada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 554.

3. El 12 de septiembre de 2005, dentro del término legal, la sociedad MARKLINE S.A. presentó oposición en contra de dicha solicitud, alegando que es titular de la marca MATIS para identificar productos de la clase 3, resultando ser confundiblemente similar con el signo MANTYS (mixto), de modo que su coexistencia en el mercado podría generar confusión en el público consumidor.

4. El 24 de abril de 2006, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 09771, por medio de la cual resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad MARKLINE S.A. y conceder el registro del signo MANTYS (mixto) a favor de la sociedad QUÍMICA ORIÓN S.A.

5. El 10 de mayo de 2006, la sociedad MARKLINE S.A. presentó el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la resolución anterior.

6. El 29 de junio de 2006, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 17238, que decidió el recurso de reposición y resolvió confirmar en todas sus partes la resolución impugnada.

7. El 29 de septiembre de 2006, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 26164, que decidió el recurso de apelación confirmando en todas sus partes la resolución inicial.

   2. Fundamentos de la Demanda

      MARKLINE S.A. solicita la nulidad de los actos administrativos mencionados anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “los signos en conflicto en este asunto MANTYS (mixta) y MATIS (nominativa) son similarmente confundibles, y contrario a lo sostenido por la entidad demandada, se trata de signos de fantasía, sin ningún significado conocido, de modo que no es aplicable en este asunto la comparación conceptual que realizó dicha entidad para descartar su confundibilidad”.

      - “(…) el signo MANTYS es ortográfica, visual y fonéticamente semejante a la marca registrada MATIS (y, se insiste, basta con que se presente confusión en alguno de los campos de comparación –y en este caso se presenta no solo en uno, sino en tres-, para concluir la irregistrabilidad de un signo.) y que de la existencia de estas semejanzas ortográficas, visuales y fonéticas, resulta también que su coexistencia en el mercado podría generar riesgo de confusión, circunstancia suficiente para prohibir el registro de la marca MANTYS (mixta)”.

      - Los productos que cubre la marca MATIS son “productos de belleza y cosméticos, perfumería”, de la clase 3 internacional.

      (…) con el signo MANTYS (mixta), la sociedad QUÍMICA ORIÓN S.A. pretende identificar: preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas), jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentríficos

      .

      Como puede apreciarse, dentro del listado de productos que pretenden identificarse con el signo MANTYS (mixta), se encuentran los cosméticos y los perfumes, que son los que la sociedad MARKLINE S.A. identifica con su marca MATIS

      .

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) efectuado el examen conjuntual de las marcas enfrentadas ‘MANTYS’ (sic) clase 3 registrada, y ‘MATYS’ (sic) clase 3 solicitada, en las cuales predomina indudablemente el elemento denominativo, no arrojan confusión directa ni indirecta luego de un impacto general, pues no presentan similitudes ya que cada uno de los signos en controversia poseen elementos suficientemente distintivos”.

      - “Al efectuar el análisis de confundibilidad en conjunto, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer la unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, tenemos que la marca solicitada está estructurada por seis letras cuya composición es diferente respecto de la marca opositora que consta de cinco letras, lo cual le da la suficiente distintividad, de lo cual se concluye que, desde el punto de vista de un cotejo visual, hay una estructura distinta o diferenciadora”.

      - “(…) la marca solicitada ‘MANTYS’ (mixta) (…) (que incluye como parte gráfica a la mantis religiosa) hace alusión a un insecto, (si bien la forma correcta de escribir del insecto es con la letra i latina, el cambio de la consonante Y griega por la vocal i latina no hace que el significado sea distinto, dado que el consumidor con la fonética idéntica percibe la misma expresión), mientras que la marca opositora MATIS corresponde a otra expresión que fonéticamente suena igual a Matiz apellido común o a un tono de color, siendo fácilmente entendida en ese sentido por los consumidores de nuestro país, habida cuenta que se trata de una palabra frecuentemente usada”.

   4. Tercero interesado

      La sociedad QUÍMICA ORIÓN S.A. en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “La palabra MANTYS (MANTIS en su escrito original) dice relación al insecto, también llamado santateresa, tatadiós (…) que es un insecto de la familia Mantidae, orden Mantodea. Originaria de sur de Europa y que fue introducida en Norteamérica en 1899 en un barco con plantines”.

      Lo que en contraste no ocurre con la palabra MATIS, que según el (sic) definición de Diccionario de la Real Academia de Lengua no existe (…)

      .

      - “Aceptemos en principio la intrascendencia de la letra N, empero no podemos obrar de la misma manera con el ‘pequeño’ elemento gráfico, éste no es otra cosa que la representación gráfica de la MANTIS RELIGIOSA, el insecto que impregna de contenido conceptual a la Marca de la empresa que represento. Ese elemento grafico (sic) le otorga la suficiente distintividad frente a la marca impugnadora”.

      - “(…) se observa que entre los referidos productos no existe relación de ningún tipo, puesto que la naturaleza de unos y otros es totalmente diferente, los productos de la clase 3 que pretende identificar la marca opositora al registro, son productos de belleza y cosméticos, perfumería, por su parte los productos que distingue la marca que represento son productos dirigidos a la limpieza de espacios, lo cual determina su comercialización en lugares diferentes, dada su disímil naturaleza. Adicionalmente, el consumidor nunca asociará un cosmético o un producto de belleza, con un limpiador de pisos o un destapador de cañerías, siendo la finalidad de cada uno de ellos totalmente diferente”.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el...