PROCESO 46-IP-2009

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 46-IP-2009

Interpretación prejudicial de los artículos 134 primer párrafo y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación de oficio de los literales a) y b) del artículo 134 de la misma Decisión.

Actor: HOFFMANN LA ROCHE PRODUCTOS LIMITED.

Marca: “CALCIO-VITAM” (mixta).

Expediente Interno N° 2004-0116.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los siete (7) días del mes de mayo del año dos mil nueve.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veintidós de abril de 2009.

1. Antecedentes

1. Las partes

   La parte demandante es: HOFFMANN LA ROCHE PRODUCTS LIMITED.

   La parte demandada la constituye: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   El tercero interesado es: LABORATORIOS FARMACOL S.A.

2. Actos demandados

   HOFFMANN LA ROCHE PRODUCTOS LIMITED solicita que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - No. 15506 de 30 de mayo de 2003, por la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y revocó la resolución No. 35515 de 1 de noviembre de 2002 y concedió el registro del signo mixto “CALCIO-VITAM” para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional a favor de LABORATORIOS FARMACOL S.A.

   - No. 26279 de 25 de septiembre de 2003, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que resolvió el recurso de apelación y decidió confirmar la decisión anterior.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

   Entre los principales hechos se encuentran los siguientes:

1. El 10 de mayo de 2002, LABORATORIOS FARMACOL S.A. solicitó el registro de signo “CALCIO-VITAM” (mixto) para distinguir productos comprendidos dentro de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. La mencionada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 517, de 27 de junio de 2002.

3. El 26 de junio de 2002, la sociedad HOFFMANN LA ROCHE PRODUCTS LIMITED presentó oposición en contra de dicha solicitud, alegando que es titular de la marca “CAL-C-VITA”, registrada a su favor para proteger productos de la clase 5.

4. El 1 de noviembre de 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la resolución No. 35515, por la cual resolvió declarar fundada la oposición presentada; y, en consecuencia, negar el registro del signo “CALCIO-VITAM” (mixto) solicitado por LABORATORIOS FARMACOL S.A.

5. El 30 de mayo de 2003, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la resolución No. 15506, por la cual resolvió el recurso de reposición y revocó la resolución No. 35515, concediendo, en consecuencia, el registro del signo solicitado.

6. El 25 de septiembre de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la resolución No. 26729, por la cual resolvió el recurso de apelación y confirmó la resolución No. 15506.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad HOFFMANN LA ROCHE PRODUCTS LIMITED solicita la nulidad de los actos administrativos mencionados anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) es pertinente tener en cuenta que las tres (3) vocales que forman la marca CAL-C-VITA (AIA) reproducen el mismo orden en la marca CALCIO-VITAM y que ambos signos están compuestos por la raíz ‘CAL’ y la terminación está formada por los sufijos VITA y VITAM que son gramatical y fonéticamente casi idénticos”.

      - “Las marcas CALCIO-VITAM (mixta) y CAL-C-VITA distinguen ambas productos farmacéuticos, algunos de ellos sustituibles entre sí, por consiguiente ambos signos distinguen los mismos productos por su naturaleza y finalidad”.

      - “Como las marcas CALCIO-VITAM y CAL-C-VITA son confundibles, el signo CALCO-VITAM carece de distintividad”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “la expresión ‘CALCIO-VITAM’ tiene la suficiente fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen de conjunto de los signos comparados, se tiene que las expresiones se hacen suficientemente distintivas entre sí y en consecuencia no generan confusión, porque entre las expresiones en conflicto ‘CALCIO-VITAM” (Tipo Mixta) y ‘CAL-C-VITA’ (nominativa) se encuentran elementos gráficos, ortográficos y fonéticos en la composición del signo, bien diferenciadores entre sí, y en consecuencia existe la suficiente distintividad (…)”.

      - “(…) la coincidencia parcial en algunos de los elementos ortográficos que componen los signos confrontados, no es suficiente por sí misma para determinar una fatal semejanza entre las denominaciones comparadas, toda vez, (…) que en ellas se presentan distintos y conjugados elementos que le otorgan una suficiente fuerza diferenciadora entre sí”.

   4. Tercero interesado

      LABORATORIOS FARMACOL S.A. considerada como tercero interesado en las resultas del proceso, contestó la demanda en los siguientes términos:

      - “El demandante efectuó el análisis, (…) ignorando por completo que la marca registrada a favor de LABORATORIOS FARMACOL S.A. es una marca mixta, con una disposición especial de letras, en donde resalta la figura de un ‘gomelo’”.

      - “la marca CALCIO VITAM no es confundible con la marca CAL-C-VITA, queda por ende demostrado, que dicha marca sí es distintiva y cumple con todos los requisitos exigidos por nuestra legislación para su registrabilidad”.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 22 de abril de 2009.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134 inciso primero, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “CALCIO-VITAM” (mixto) fue presentada el 10 de mayo de 2002, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

   Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera adecuado no interpretar el literal b) del artículo 135 solicitado por la instancia nacional consultante por no ser pertinente al presente caso e interpretar de oficio los literales a) y b) del artículo 134.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 486

   (…)

   DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

   (…)

   Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

   a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación

   ;

   (...)

   Consideraciones

   El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con:

   - Concepto de marca y sus elementos constitutivos;

   - Clases de marcas: comparación entre marcas denominativas y mixtas (con parte denominativa compuesta);

   - Impedimentos para el registro de un signo: La identidad y la semejanza;

   - Riesgo de Confusión directa e indirecta y/o de Asociación;

   - Reglas para realizar el cotejo marcario;

   - Las Marcas Farmacéuticas; Partículas o Palabras de uso común; La Marca Débil;

   - Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones.

   1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

   La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”.

   La marca es un...