Proceso 045-IP-2009

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Proceso 045-IP-2009

Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Actor: GALDERMA S.A. Marca: “DERMOTINE” (denominativa). Proceso Interno: N° 2005-00146.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 04 días del mes de mayo del año dos mil nueve.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 0118, de 27 de enero de 2009, recibido en este Tribunal el 02 de marzo de 2009, el Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2005-00146.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto dictado el 01 de abril de 2009.

1. LAS PARTES.

   Demandante: Galderma S.A.

   Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: Gustavo Antonio Arias Becerra.

2. DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS RELEVANTES

1. Hechos.

   El 28 de agosto de 2003, GUSTAVO ANTONIO ARIAS BECERRA presentó una solicitud de registro del signo “DERMOTINE” como marca para distinguir presentaciones en crema, ungüento, talco, gel y loción para uso externo en humanos, todos productos comprendidos en la Clase Nº 03 de la Clasificación Internacional de Niza.

   El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial 533, de 10 de diciembre de 2003.

   GALDERMA S.A. presentó oposición con fundamento en su marca “DERMOTIVIN”, registrada para distinguir jabones, champús, preparaciones para limpiar, lociones para el cabello y dentífricos, productos amparados dentro de la misma Clase Nº 03 de la Clasificación Internacional de Niza, según Certificado Nº 218515 vigente hasta el 19 de mayo de 2009.

   Mediante la Resolución Nº 11347, dictaminada el 31 de mayo de 2004, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por GALDERMA S.A. y concedió a GUSTAVO ANTONIO ARIAS BECERRA el registro del signo ”DERMOTINE” como marca, por estimar que no eran capaces de inducir a error al público consumidor.

   GALDERMA S.A. interpuso los recursos de reposición y de apelación, respectivamente.

   Mediante Resolución Nº 17773 dictaminada el 29 de julio de 2004, el mismo funcionario confirmó en todas sus partes la Resolución Nº 11347.

   Por medio de Resolución Nº 24073, de 27 de septiembre de 2004, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decidió sobre el recurso de apelación confirmando en todas sus partes la decisión inicial.

   2.2. Fundamentos de la Demanda.

   La demandante GALDERMA S.A. ha presentado demanda de nulidad contra la Superintendencia de Industria y Comercio argumentando que el signo solicitado “DERMOTINE” es confundiblemente semejante a la marca registrada “DERMOTIVIN”, debido a que reproduce tres de las cuatro sílabas de la marca previamente registrada, modificando únicamente la sílaba tónica que, adicionalmente, reproduce la consonante “N”.

   Afirma que, los signos inducen a error al consumidor final, debido a que éste se verá más impactado por las semejanzas que predominan frente a las diferencias que consisten en modificar las dos consonantes de la sílaba tónica. Finalmente, se invocan como vulnerados los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   2.3. Contestación a la Demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que el signo solicitado ”DERMOTINE” es suficientemente distintivo, pues, siendo similar a la marca ”DERMOTIVIN” no es idéntico a ésta. Desde el punto de vista fonético, las sílabas finales -TINE y -TIVIN son distintas y, habida cuenta de que el prefijo DERMO- es inapropiable para productos de la Clase Nº 03 de la Clasificación Internacional de Niza, el signo solicitado tiene los elementos suficientes para registrarse como marca.

   Gustavo Antonio Arias Becerra, como tercero interesado, contestó la demanda afirmando que el prefijo DERMO- es de uso común dentro de la Clase Nº 03 de la Clasificación Internacional de Niza. Agregó que, la expresión final -TINE le otorga suficiente distintividad al signo ”DERMOTINE” frente a la expresión TIVIN en la marca previamente registrada ”DERMOTIVIN”, en tanto que, su escritura y pronunciación son diferentes. Finalmente, argumentó que si bien se trata de productos pertenecientes a la misma clase, “DERMOTINE” pretende amparar “presentaciones en crema, ungüento, talco, gel, loción para uso externo en humanos”; mientras que “DERMOTIVIN” ampara “jabones, champús, preparaciones para limpiar, lociones para el cabello y dentífricos”; por lo que si bien puede observarse que se trata de productos de la misma Clase Internacional, los signos presentan la distintividad requerida.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno.

   Que, basándose en el oficio remitido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, procede la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no siendo pertinente la interpretación del artículo 135 del mismo cuerpo legal.

   El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

   DECISIÓN 486.

   (…)

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   (…)

   Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

   a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

   (…)

   .

   En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO.

   La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”.

   La jurisprudencia sentada por este Tribunal ha manifestado al respecto que marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto...